Diesel vs Calvin Klein: la distintività della stripe come marchio
Diesel, noto brand di moda, commercializza sin dagli anni 80 dei blue jeans casual che, oltre a caratterizzarsi per l’invecchiamento e l’abrasione del tessuto, presentano un’etichetta trasversale posizionata sulla quinta tasca antero-laterale del pantalone. L’etichetta, denominata stripe, è rappresentata da una striscia di tessuto rettangolare ed è generalmente di colore più chiaro rispetto ai jeans. Nel 2018, la Diesel ha così deciso di depositare in Italia due domande di marchio aventi ad oggetto la stripe, deducendo che il segno era già registrato come tale negli USA e in Colombia, mentre in UE era stato registrato unicamente nella versione contenente anche la scritta Diesel.
Attorno alla metà del 2017, la Diesel veniva a conoscenza dell’utilizzo da parte del noto brand di moda Calvin Klein (insieme alla società italiana CK Stores) come etichetta di una striscia di tessuto simile per forma e posizionamento alla sua stripe (sebbene posta in orizzontale e non in inclinata) e, per tale ragione, citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le due concorrenti deducendo la violazione dei propri diritti esclusivi sulla stripe come segno distintivo (all’epoca dei fatti i marchi non erano ancora stati registrati) e chiedendo la condanna delle due convenute: 1) alla inibitoria dall’utilizzo di segni identici o simili alla stripe di “Diesel” di cui alle due domande di marchio (concesse nel corso del procedimento); 2) all’ordine dal ritiro dal commercio e alla distruzione dei prodotti delle controparti; 3) al risarcimento dei danni e alla retroversione degli utili realizzati; 4) alla pubblicazione della sentenza e alla fissazione di una penale.
Calvin Klein, costituendosi in giudizio, eccepiva la nullità dei marchi avversari, sia sostenendo che la domanda di registrazione era stata depositata in mala fede al solo scopo di instaurare il giudizio, sia deducendo la mancanza di capacità distintiva della stripe Diesel, ritenendola un mero elemento ornamentale già ampiamente diffuso nel settore dell’abbigliamento.
Con sentenza del dicembre 2020, il Tribunale di Milano respingeva sia le domande principali che la riconvenzionale ritendendo, da un lato, che i segni di fatto prima e registrati poi di Diesel fossero validi e tutelabili: secondo il giudicante, il marchio era dotato di capacità distintiva considerando anche la particolare inclinazione diagonale dell’etichetta – non replicata da alcun concorrente nel settore – e il posizionamento sul taschino anteriore del jeans. In merito alla eccezione relativa alla registrazione in malafede del marchio, il Tribunale di Milano evidenziava come il deposito della domanda di marchio non mutava il quadro generale della causa, fondato sull’uso ultradecennale del segno come marchio di fatto.
Il Tribunale di Milano respingeva poi le domande di contraffazione e concorrenza sleale proposte da Diesel, rilevando che la caratteristica principale del marchio della Diesel, ovvero la posizione diagonale della stripe, non era invece presente nell’etichetta delle convenute.
Tale decisione è stata impugnata da Diesel davanti la Corte d’Appello di Milano. L’appellata Calvin Klein, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello principale e, in via d’appello incidentale, la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alle domande di nullità dei marchi Diesel.
All’esito del giudizio di appello, con sentenza del 16 giugno 2023, la Corte ha anzitutto affrontato la questione preliminare relativa alla nullità del marchio dell’appellante, chiarendo come Calvin Klein non avesse assolto l’onere di provare il difetto dei requisiti di validità. Dai documenti in atti è infatti emerso che l’utilizzo sulla quinta tasca di un jeans di un’etichetta stretta e orientata in senso diagonale rispetto al bordo superiore della tasca è un elemento caratterizzante la casa di moda Diesel. Inoltre, l’appellante ha provato che l’etichetta è stata nel tempo presentata sia con il segno denominativo Diesel sia in solitaria, dimostrando così che la stripe è l’unico reale elemento distintivo, poiché rende il prodotto inusuale e differente rispetto alle abitudini del settore. La Corte d’Appello ha, altresì, confermato quanto statuito in primo grado in relazione alla assenza di mala fede nella domanda di registrazione dei marchi da parte della Diesel.
In merito all’appello principale, il Giudice di secondo grado ha confermato la correttezza dell’operato del Tribunale, il quale ha svolto una indagine su tutte le caratteristiche della stripe Diesel, qualificando come suo unico vero elemento distintivo l’orientamento diagonale rispetto al bordo del taschino. Infatti, anche da un’analisi della descrizione del marchio presente nella domanda, è emersa l’assenza di ogni tipo di riferimento alla lunghezza, all’altezza e alla diversità di colore col resto del prodotto.
Secondo giurisprudenza costante la confondibilità tra marchi va valutata in concreto tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso, esaminati secondo la percezione del pubblico e avendo come riferimento il consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto. Attraverso tale raffronto è stato correttamente statuito che l’unico elemento che contraddistingue il jeans della Diesel sia la diagonalità della stripe, caratteristica assente nell’etichetta della appellata Calvin Klein. Inoltre, anche tenendo conto delle ulteriori caratteristiche, sarebbero emersi ulteriori elementi divergenti quali la posizione dell’etichetta nei prodotti delle parti, la presenza dei rivetti a delimitare la stripe e l’uso di un colore identico a quello del prodotto nel jeans di Calvin Klein.
Va inoltre considerato che i capi oggetto del giudizio sono venduti o in negozi dedicati o in aree ben delimitate di grandi magazzini e, di conseguenza, è impossibile per consumatore confondersi tra una marca e l’altra.
Per le considerazioni esposte, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione emessa in primo grado ed ha respinto sia l’appello principale proposto da Diesel che l’appello incidentale proposto da Calvin Klein.
