La prova della predivulgazione in ambito brevettuale secondo la Corte di Cassazione

Con la recente ordinanza n. 16314/2023 la Cassazione si è pronunciata in merito alla prova della predivulgazione in ambito brevettuale, a chiusura di una vicenda giudiziaria le cui origini risalgono al 2001.

Il procedimento trae origine da un’azione proposta innanzi al Tribunale di Udine da parte di un’azienda attiva nel settore della produzione di macchine agricole, al fine di richiedere l’accertamento della contraffazione da parte della società convenuta, produttrice di macchine agricole (”spannocchiatrici”), di un brevetto di propria titolarità relativo ad un “dispositivo trinciastocchi con ruota libera”, unitamente all’emissione di provvedimento di inibitoria e la condanna al risarcimento danni. Parte convenuta si era costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale di nullità del brevetto azionato, fondata sull’esistenza di una macchina “dotata delle ruote libere indipendenti per ciascun gruppo trinciastocchi” che risultava commercializzata nel 1994, anteriormente alla data di deposito della domanda di brevetto, avvenuto nel 1996.

Accolte le domande attoree e respinta quella di parte convenuta, la sentenza era stata poi impugnata da quest’ultima innanzi alla Corte d’Appello di Trieste, che aveva riformato la decisione solamente sotto il profilo risarcitorio, rideterminandolo in misura minore.

La titolare del brevetto aveva quindi proposto una prima impugnazione nel 2018 di fronte al Supremo Collegio, mentre la controparte resisteva con controricorso e ricorso incidentale. La Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata con rinvio, ritenendo che la censura riguardante la nullità del brevetto per carenza di novità e originalità dovesse essere nuovamente vagliata nel merito da parte della Corte d'Appello di Trieste.

A seguito di rinvio, nel 2020 la Corte d’Appello di Trieste aveva rigettato le domande di contraffazione ed accolto la domanda di nullità del brevetto limitatamente ad alcune rivendicazioni.

Tale decisione è stata, nuovamente, oggetto di impugnazione in Cassazione, la quale – con la recentissima ordinanza qui in commento – ha fornito importanti chiarimenti riguardanti il tema di prova della predivulgazione in ambito brevettuale.

In particolare, la società titolare del brevetto aveva proposto il ricorso sulla base di due motivi, mentre la resistente aveva proposto anch’essa ricorso incidentale.

Con riferimento al primo motivo principale, la ricorrente assumeva che la decisione impugnata contravvenisse al principio giuridico per cui in materia brevettuale la dimostrazione delle anteriorità deve essere rigorosamente fornita attraverso documentazione suscettibile di verifica tecnica. Nel caso di specie, invece, secondo il titolare del brevetto la prova della predivulgazione si sarebbe basata su un’unica testimonianza, in contrasto con una prova documentale, ossia il manuale tecnico della macchina stessa, in cui non era presente alcuna indicazione circa la presenza di un dispositivo trinciastocchi.

Benché ritenuto il motivo inammissibile, la Corte ha sottolineato come, anche in ambito brevettuale, la scelta tra le varie risultanze probatorie a motivazione della decisione ricada nel libero convincimento del Giudice del merito, sulla base delle prove che egli ritenga più attendibili. Ciò, inoltre, senza che sia necessaria un’esplicita confutazione di quanto non accolto, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze logicamente incompatibili con la decisione adottata. Secondo gli Ermellini quindi, la Corte d’Appello aveva liberamente e correttamente valorizzato la deposizione del testimone, il quale aveva riferito di aver acquistato il macchinario in epoca anteriore rispetto alla data di deposito del brevetto, sostanzialmente compatibile con quella risultante dalla documentazione contabile acquisita al giudizio.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava il fatto che la sentenza impugnata non avesse dato rilievo alla circostanza per cui il manuale del macchinario attraverso cui sarebbe stata attuata la predivulgazione risultasse privo di alcuna indicazione riferita al dispositivo trinciastocchi, lamentando anche il travisamento della consulenza tecnica, condizionata al confronto tra i documenti acquisiti al giudizio e le dichiarazioni del testimone escusso.

La Cassazione ha ritenuto anche tale motivo inammissibile, rilevando come il manuale fosse stato correttamente esaminato dalla Corte d’Appello e il C.T.U..

La Cassazione ha infine rigettato il ricorso incidentale, relativo alla compensazione delle spese.