UPC: la DC di Parigi sul concetto di “stesse parti”

Con ordinanza del 13 novembre 2023, la sede di Parigi della Divisione Centrale (DC) dell’UPC ha chiarito quando due parti devono essere considerate le “stesse parti” ai sensi dell’art. 33(4) UPCA (ord. 578356-2023 – UPC_CFI_255/2023, Edwards Lifesciences Corporation vs Meril Italy s.r.l.).

Nello specifico, nell’agosto 2023 Meril Italy aveva proposto un’azione per la declaratoria di nullità di un brevetto dinanzi alla DC di Parigi. Edwards aveva sollevato un’eccezione preliminare contestando la competenza della DC di Parigi ai sensi dell’art. 33 UPCA: affermava che un’azione per contraffazione tra le stesse parti sullo stesso brevetto era già pendente dinanzi alla Divisione Locale di Monaco, ragion per cui, ai sensi dell’articolo 33(4) UPCA, l’azione di nullità poteva essere proposta solo davanti a quest’ultima. Invero, in data 1 giugno 2023, Edwards aveva avviato un’azione per contraffazione del brevetto davanti alla Divisione Locale di Monaco contro la società madre di Meril Italy, Meril Life Sciences Pvt. Ltd. (Meril India) e la sua controllata Meril GmbH (Meril Germania). Secondo Edwards, queste erano da considerare la “stessa parte” rispetto a Meril Italy.

Come noto, ai sensi dell’articolo 33(4) UPCA, le azioni di nullità di brevetti devono essere proposte dinanzi alla Divisione Centrale; se, però, davanti ad una Divisione Locale o Regionale è stata proposta un’azione per contraffazione tra le stesse parti relativa allo stesso brevetto, l’azione di nullità va proposta davanti alla medesima Divisione Locale o Regionale. La questione, nel caso di specie, era quindi se Meril Italy potesse essere considerata la “stessa parte” rispetto a Merl India o Meril Germania.

Al riguardo, la DC di Parigi ha anzitutto sottolineato che, da un punto di vista letterale, ai sensi della normativa nazionale italiana applicabile, Meril Italy è un soggetto giuridico diverso, e quindi una parte diversa, rispetto a Meril India e Meril Germania.

In secondo luogo, la corte ha respinto le argomentazioni di Edwards secondo cui la nozione di “stesse parti” dovrebbe essere interpretata in modo ampio, rilevando quanto segue.

·       “I principi contenuti nella sentenza Drouot Insurances v Consolidated metallurgical industrie e altri (C-351/96) – secondo cui l’espressione ‘stesse parti’ deve essere interpretata in modo tale da includere anche una situazione in cui è accertato che gli interessi di due parti diverse sono "identici e indissociabili" – non possono applicarsi nel caso di specie in quanto erano diretti ad affrontare una diversa questione giuridica, ovvero determinare quale giudice nazionale abbia giurisdizione nel caso in cui azioni diverse siano avviate in diversi Stati Contraenti. (…) La situazione in esame è diversa e non paragonabile ad essa perché non sussiste alcuna contestazione sulla giurisdizione e, inoltre, l’UPCA prevede un autonomo insieme di norme che regolano i procedimenti paralleli”.

·       “Non esistono prove sufficienti che Meril Italy sia una società schermo per Meril India”, il che richiederebbe di dimostrare “un’attività giuridica che appare ad essa collegata e l’accordo che i relativi effetti saranno prodotti nei confronti di un soggetto diverso”. “Questa Corte ritiene che il fatto che Meril Italy abbia interessi economici identici a quelli della sua società madre in relazione all’esito dell’azione di nullità, che sia una società controllata al 100% da Meril India, che i suoi amministratori abbiano lavorato o lavorino (anche) per Meril India e che i suoi unici dipendenti siano anche dipendenti di Meril India non costituiscono indicazioni serie e concordanti dell’esistenza dell’accordo”. “Lo stesso si può dire per quanto riguarda il fatto che Meril Italia sia stata registrata lo scorso marzo 2023, il che, secondo Edwards, farebbe sorgere forti sospetti sul fatto che sia stata creata con il solo intento di attaccare i brevetti di Edwards e tentare di aggirare le disposizioni della l’UPCA. Tale circostanza non offre una prova sufficiente del presunto intento abusivo, perché, in primo luogo, non esiste alcuna prova che, alla data di marzo 2023, i brevetti Edwards non sarebbero stati oggetto di opt-out e, in secondo luogo, non esiste alcun elemento che porti all’esclusione che la registrazione di una nuova filiale in Italia rientrasse in un efficace piano industriale”. “Quanto all’affermazione secondo cui Meril Italy non ha una sede indipendente in Italia e non esercita alcuna attività d’impresa, tali indicazioni – più serie e indicative di una persona giuridica fittizia rispetto alle precedenti – possono essere giustificate dal fatto che è stata costituita di recente (marzo 2023) e, per questo motivo, l’organizzazione della sua attività è ancora in una fase preparatoria”.

·       “Per quanto riguarda la temuta situazione in cui Edwards possa subire due azioni di nullità contro lo stesso brevetto da parte del gruppo Meril – una davanti a questa divisione e l’altra davanti alla Divisione Locale di Monaco a titolo di domanda riconvenzionale – va osservato che l’articolo 33(3) UPCA prevede che in tale ipotesi la Divisione Locale, in alternativa a procedere sia con l’azione per contraffazione sia con la domanda riconvenzionale di nullità, possa rinviare la domanda riconvenzionale di nullità alla Divisione Centrale e sospendere o procedere con l’azione per contraffazione oppure, con l’accordo delle parti, rimettere l’intero caso alla decisione della Divisione Centrale. L’uso di questo potere discrezionale da parte della Divisione Locale può evitare che due sezioni della Corte decidano sulla stessa questione e che i concorrenti abbiano due (o più) possibilità di agire contro lo stesso brevetto e sfruttino la possibilità di ottenere conclusioni diverse sulla stessa questione da parte dei giudici dell’UPC”.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha rigettato l’eccezione preliminare di Edwards.

Inoltre, la corte ha anche respinto la richiesta di Edwards di ordinare a Meril di fornire una cauzione per le spese legali ai sensi dell’articolo 69 dell’UPCA e della regola 158 RoP. A questo riguardo, il Tribunale ha respinto l’eccezione di Meril secondo cui tale richiesta non potrebbe essere formulata in sede di eccezione preliminare e non potrebbe essere trattata dal giudice relatore. Ha ritenuto, tuttavia, che la richiesta fosse infondata in quanto “la sola circostanza che Meril Italia, al momento, non sia attiva sul mercato e che abbia un capitale sociale di soli euro 10.000,00, non è motivo sufficiente per ritenere che Edwards non possa far valere la sua richiesta di rimborso delle spese. Infatti, il fatto che Meril Italy non svolga attualmente alcuna attività può essere giustificato dalla sua recente costituzione e dalla necessità di svolgere un’attività preparatoria, mentre l’esiguità del capitale sociale non è necessariamente segno di una mancanza di disponibilità finanziarie, tenuto anche conto che la società fa parte di un gruppo societario e che non vi è alcuna indicazione che il gruppo sia in difficoltà finanziarie”.

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