TUB: la DL di Parigi decide su violazione e revoca in DexCom v. Abbott

La Divisione Locale (DL) di Parigi del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) ha emesso la sua prima decisione di merito il 4.07.2024, 12 mesi dopo l'inizio del relativo procedimento (UPC_CFI_230/2023). L’azione era stata avviata da DexCom, Inc., che lamentava la violazione del suo brevetto europeo EP 3435866 da parte di diverse società del gruppo Abbott. Quest'ultima aveva però fatto domanda riconvenzionale di nullità, che il tribunale ha accolto revocando così il brevetto e rigettando la domanda di accertamento della contraffazione di DexCom. La decisione è ora efficace nei 17 Stati UE che hanno ratificato l'accordo istitutivo del TUB (“UPCA”); può tuttavia essere appellata.

BACKGROUND

DexCom è una società statunitense attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di monitoraggio continuo del glucosio per persone affette da diabete; tra gli altri, è titolare del brevetto europeo EP 3435866 (EP 866) dal titolo "Analyte Monitoring System".

Abbott sviluppa e distribuisce un sistema di monitoraggio del glucosio che, secondo DexCom, viola EP 866. Questa controversia fa parte di un contenzioso più ampio che vede DexCom e Abbott fronteggiarsi anche in paralleli giudizi in Germania e nel Regno Unito.

Il 7 luglio 2023, DexCom ha agito per contraffazione di EP 866 dinanzi alla DL di Parigi, chiedendo tutela contro diverse società del gruppo Abbott in tutti gli Stati che hanno ratificato l’UPCA, inclusa la Germania ma escludendo gli atti compiuti dalle società Abbott già parte del giudizio di contraffazione pendente in Germania. Con la propria memoria difensiva, Abbott ha proposto domanda riconvenzionale di nullità di EP 866 per estensione oltre il contenuto della domanda (“added matter”), difetto di novità e difetto di attività inventiva. DexCom, nella sua replica, ha contestato le argomentazioni sulla nullità, eccependo anche la carenza di giurisdizione del TUB sulla domanda di nullità della porzione tedesca del brevetto, e ha presentato in subordine due istanze di limitazione del brevetto. Nella sua ulteriore replica, Abbott ha chiesto anche la revoca del brevetto come eventualmente modificato.

DECISIONE

Giurisdizione sulla domanda riconvenzionale di nullità

Secondo DexCom, il TUB non aveva giurisdizione sulla domanda riconvenzionale di nullità della porzione tedesca del brevetto per due motivi:

i)        DexCom aveva escluso dalla sua domanda di contraffazione gli atti delle convenute che erano già oggetto del procedimento per contraffazione in Germania, per cui la stessa esclusione doveva valere per la domanda riconvenzionale di nullità; e

ii)       Abbott GmbH aveva avviato un'azione di nullità contro la porzione tedesca di EP 866 dinanzi al Tribunale Federale Tedesco dei Brevetti il 9 maggio 2023, cioè prima della domanda riconvenzionale di nullità nel procedimento avanti al TUB, per cui il TUB avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione a favore del tribunale tedesco ex art. 29 o 30 del Regolamento UE 1215/2012.

La DL di Parigi ha ritenuto che il primo motivo fosse irrilevante, in quanto:

a.     la domanda di nullità era stata avanzata anche da convenute diverse da quelle coinvolte nel parallelo procedimento tedesco, e sarebbe contrario ai principi del giusto processo privarle del diritto di difendersi mediante domanda riconvenzionale di nullità dell'intero brevetto europeo, considerato che erano state citate per contraffazione in tutti i territori del TUB, inclusa la Germania;

b.     nelle regole di procedura del TUB non vi è alcuna disposizione che limiti la parte che presenta una domanda riconvenzionale alle porzioni del brevetto azionate nei suoi confronti da chi agisce per contraffazione.

Sul secondo motivo summenzionato, la DL di Parigi ha ritenuto che:

a.     questo caso non costituisse una situazione di litispendenza ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 1215/2012 (che richiede l'identità delle parti e dell'oggetto), poiché l'azione di nullità in Germania riguardava solo la porzione tedesca del brevetto e coinvolgeva solo Abbott GmbH. La DL di Parigi non era quindi obbligata a dichiararsi incompetente a favore del primo giudice adito;

b.     tuttavia, “le due azioni parallele devono essere considerate 'azioni collegate' in quanto riguardano entrambe il brevetto EP 866 e coinvolgono due delle stesse parti nel presente giudizio (DexCom e Abbott GmbH). La situazione rientra quindi nell’art. 30, comma 2, Regolamento UE 1215/2012, il quale precisa che, in questo caso, spetta alla discrezionalità del giudice adito per secondo decidere se declinare la propria giurisdizione a favore del giudice adito per primo. Nel caso in questione, il Tribunale federale dei brevetti tedesco ha fissato un'udienza orale per il 29 gennaio 2025, pertanto non emetterà la sua decisione definitiva prima che questa decisione sia resa il 4 luglio 2024. Alla luce dei principi di efficienza e rapidità decisioni di cui ai punti 4 e 7 del Preambolo e al Considerando 6 dell'Accordo, la Corte ritiene che, nella fattispecie, non sia nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia dichiararsi incompetente a favore del tribunale nazionale tedesco o sospendere il procedimento in attesa della decisione del tribunale nazionale”.

Per questi motivi, il TUB ha affermato la propria competenza a pronunciarsi sulla validità dell'intero EP 866, compresa la porzione tedesca.

Validità del brevetto

La DL di Parigi ha adottato gli standard EPO nel valutare la validità, e ha ritenuto invalido EP 866 sia come concesso che come modificato sulla base delle istanze subordinate di DexCom.

Innanzitutto, il tribunale ha richiamato i principi sull’interpretazione delle rivendicazioni di brevetto già riassunti dalla Corte d’Appello del TUB nella decisione Genomics vs NanoString (UPC_CoA_335/2023) che abbiamo commentato qui in questo blog:

i) le rivendicazioni di un brevetto devono essere interpretate dal punto di vista dell’esperto del settore e costituiscono la base decisiva per determinare l'ambito di protezione di un brevetto europeo;

ii) tuttavia, la loro interpretazione non dipende esclusivamente dal significato rigoroso e letterale dei termini utilizzati: la descrizione e i disegni contenuti nel brevetto devono essere sempre utilizzati come ausili esplicativi;

iii) nell'applicare questi principi, l'obiettivo è contemperare in modo adeguato la tutela del titolare del brevetto e la sufficiente certezza legale per i terzi;

iv) tali principi si applicano ugualmente alla valutazione della contraffazione e della validità di un brevetto europeo. Ciò deriva dalla funzione delle rivendicazioni di brevetto, che servono a definire l'ambito di protezione del brevetto (art. 69 CBE), e quindi i diritti del titolare (art. 64 CBE), considerando le condizioni di brevettabilità di cui agli artt. 52-57 CBE.

Passando alla valutazione sulla novità, il DL di Parigi ha ricordato che:

i) ai sensi dell'art. 54 CBE, un'invenzione è considerata nuova se non rientra nello stato della tecnica; e

ii) “un’invenzione, per essere considerata parte dello stato della tecnica, deve trovarsi integralmente, direttamente ed univocamente in un singolo documento di prior art e nella sua forma esistente deve essere identica ai suoi elementi costitutivi, nella stessa forma, con la stessa disposizione e le stesse caratteristiche”.

Nell'applicare questi principi, dopo un confronto con i documenti di prior art presentati da Abbott, il DL di Parigi ha ritenuto che EP 866 possedesse il requisito della novità.

Sul piano inventivo, la DL di Parigi ha poi ricordato che:

i) l’art. 56 CBE stabilisce che un'invenzione è considerata implicante un'attività inventiva se, avuto riguardo allo stato della tecnica, essa non è evidente ad un esperto del settore;

ii) “per valutare l'attività inventiva è necessario determinare se, considerato lo stato della tecnica, un esperto del settore avrebbe ottenuto la soluzione tecnica rivendicata dal brevetto utilizzando le proprie conoscenze tecniche ed effettuando operazioni semplici. L'attività inventiva è definita in funzione del problema specifico riscontrato dall'esperto del settore”.

Nell'applicare questi principi, dopo aver individuato il problema tecnico affrontato dall’esperto, la DL di Parigi ha ritenuto che la soluzione coperta da EP 866 sarebbe stata ovvia per l’esperto, combinando la tecnica nota con la conoscenza generale comune. Pertanto, EP 866 è stato considerato privo del requisito dell'attività inventiva.

Alla stessa conclusione il tribunale è giunto per l’istanza subordinata 1 di modifica del brevetto, mentre l’istanza subordinata 2 è stata respinta in quanto estendeva l'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda così come depositata (art. 138(1)(c) EPC).

Alla luce di quanto sopra, la DL di Parigi ha ritenuto non valido EP 866, né nella sua forma concessa né in quella modificata, e l'ha integralmente revocato ai sensi dell'art. 138(1) CBE e art. 65(2) UPCA. Di conseguenza, il tribunale ha respinto anche l’azione di contraffazione proposta da DexCom, per mancanza di base giuridica.

Costi

Poiché entrambe le parti avevano chiesto un procedimento separato sulle spese, ai sensi dell'art. 118(5) RoP il tribunale ha deciso solo in linea di principio che DexCom, in quanto parte soccombente, sia tenuta a rimborsare le spese legali avversarie ex art. 69 UPCA.

Il tribunale ha peraltro respinto la richiesta di Abbott di condanna provvisoria alle spese di € 100.000, ritenendola non sufficientemente giustificata, non avendo Abbott argomentato in merito all’importo richiesto. Di conseguenza, l'importo delle spese sarà determinato dal tribunale in un procedimento separato, su richiesta di parte ai sensi dell'art. 151 RoP.