TUB: la DC di Monaco revoca EP 2 794 928 in NanoString v Harward

Con sentenza di primo grado del 17 ottobre 2024, la Divisione Centrale di Monaco del TUB ha revocato il brevetto EP 2794928B1 "Compositions and methods for detecting analytes" (EP928) dell’Università di Harward (Convenuta), accogliendo la domanda di revoca depositata il 27 luglio 2023 da NanoString Technologies Europe Ltd (Attrice) (UPC_CFI_252/2023).

Il giudizio rientra in una più ampia controversia tra le parti, che coinvolge anche il brevetto divisionale EP4108782 (EP782) di Harward e la sua licenziataria 10x Genomics, di cui abbiamo parlato anche qui su questo blog: la Corte d’Appello dell’UPC revoca l’inibitoria cautelare in Genomics vs NanoString.

La decisione qui in commento analizza la necessità di rigettare o sospendere il giudizio avanti al TUB a causa della pendenza di un parallelo procedimento nazionale tra società affiliate, e fornisce una sintesi dei criteri da seguire nell’interpretazione delle rivendicazioni brevettuali e nella valutazione di novità e altezza inventiva. È in linea con altre decisioni già commentate in questo blog, ad esempio la Genomics vs NanoString menzionata sopra e le seguenti:

-       la DL di Parigi decide su violazione e revoca in DexCom v. Abbott;

-       la DL di Düsseldorf sul concetto di “violazione imminente”.

Di seguito i principali punti chiave della sentenza.

1.    Sospensione del procedimento

Nel luglio 2022, NanoString Technologies Germany GmbH, affiliata dell’Attrice, aveva agito per la revoca della porzione tedesca di EP928 in Germania. Poiché il procedimento davanti al TUB riguardava anche la porzione tedesca del brevetto, la Convenuta aveva inizialmente formulato un’eccezione preliminare (“preliminary objection”) sostenendo che l’azione avanti al TUB dovesse essere rigettata o sospesa in relazione a tale porzione tedesca, ai sensi degli articoli 29-31 del Regolamento UE n. 1215/2012. Benché tale eccezione preliminare fosse stata successivamente ritirata, nella decisione in commento il Tribunale ha ritenuto di dover comunque valutare d’ufficio l’applicazione degli articoli 29-31 del Regolamento. All’esito di tale valutazione, ha poi deciso di non respingere né sospendere il giudizio per i seguenti motivi:

a.    gli artt. 29 e 31 del Regolamento non erano applicabili perché le parti dei due giudizi – NanoString Technologies Germany GmbH e NanoString Technologies Europe Ltd – non erano identiche, e il fatto che appartenessero allo stesso gruppo e avessero la stessa la società madre era insufficiente per concludere che ci fosse “un grado di identità, tra gli interessi delle parti dei due procedimenti, tale che un giudizio reso contro una di loro avesse forza di res iudicata contro l’altra”.

b.    La causa avanti al TUB e quella tedesca erano in effetti connesse ai sensi dell’art. 30 del Regolamento in quanto le parti erano strettamente collegate, i procedimenti riguardavano la stessa porzione nazionale dello stesso brevetto europeo ed erano in gran parte simili in termini di fatti, motivazioni, argomenti e richieste presentati dalle parti. Tuttavia, non appariva opportuno sospendere il giudizio avanti al TUB ai sensi dell’art. 30 del Regolamento, perché:

i)               le parti del giudizio avanti al TUB avevano all’unanimità ha chiesto al Tribunale di emettere una decisione anche per la porzione tedesca del brevetto, perché desideravano ottenere legale certezza il prima possibile (mentre una decisione nel procedimento tedesco – pendente in appello – non sarebbe stata emessa prima del 2026);

ii)              il procedimento avanti al TUB era già in fase avanzata, per cui i vantaggi economici dati dal sospendere il giudizio erano limitati;

iii)            sospendere il giudizio nella sua interezza rischiava di impedire alle parti di ottenere una decisione sulle altre porzioni nazionali del brevetto entro un termine ragionevole;

iv)            sospendere il giudizio solo per la porzione tedesca del brevetto avrebbe portato pochi vantaggi in termini di economia processuale in quanto i motivi, i fatti e gli argomenti presentati dalle parti avrebbero dovuto essere valutati in ogni caso per le altre porzioni nazionali del brevetto.

Per tali motivi, ha osservato il TUB, gli interessi delle parti e l’economia procedurale prevalevano sul rischio di contraddittorietà delle decisioni, ciò che ha portato il Tribunale a pronunciarsi contro la sospensione dell’azione pendente davanti ad esso.

Il Tribunale ha peraltro rilevato che sarebbe arrivato alla stessa conclusione se avesse esercitato il proprio​ potere discrezionale di sospendere il procedimento sulla base della regola 295(m) RoP: “alla luce dei fatti e delle circostanze discusse sopra, nonché dei principi di efficienza e celerità delle decisioni esposti nei punti 4 e 7 del preambolo delle RoP e nel considerando 6 dell’UPCA, la Corte ritiene che, nella situazione attuale, sospendere il procedimento non sia nell’interesse della buona​ amministrazione della giustizia”.

2.    Interpretazione delle rivendicazioni brevettuali

Il TUB ha ricordato che, conformemente all’art. 69 della CBE e al Protocollo sulla sua interpretazione, una rivendicazione brevettuale non è solo il punto di partenza, ma è la base decisiva per determinare l’ambito di protezione di un brevetto europeo.

L’interpretazione della rivendicazione deve essere fatta dal punto di vista dell’esperto del ramo alla data di deposito (o di priorità) della domanda. Essa non dipende esclusivamente dal significato rigoroso e letterale della formulazione utilizzata: piuttosto, la descrizione e i disegni devono essere sempre utilizzati come sussidi esplicativi per l’interpretazione, e non solo per risolvere ambiguità. Questi “possono dimostrare che il testo del brevetto definisce dei termini in modo indipendente e, in questo senso, ha un suo proprio lessico. Anche se termini utilizzati nel brevetto si discostano dal significato generale, può quindi accadere che in ultima analisi il significato di quei termini debba essere quello stabilito dal testo del brevetto”.

3.    Novità

La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 54 CBE, un’invenzione è considerata nuova se non fa parte dello stato dell’arte, cioè di "tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico mediante descrizione scritta o orale, mediante l’uso o in qualsiasi altro modo”, prima della data di deposito o di priorità della domanda europea di brevetto. Un’invenzione non è nuova se l’oggetto della domanda e tutte le sue caratteristiche sono direttamente e inequivocabilmente divulgate in un documento che appartiene allo stato dell’arte.

Applicando gli standard di cui sopra al caso in questione, la Divisione Centrale è giunta alla conclusione che l’oggetto della rivendicazione 1 del brevetto come concesso difettasse di novità, poiché tutte le sue caratteristiche erano state divulgate direttamente e inequivocabilmente da un documento di prior art citato dall’Attrice.

4.    Altezza inventiva

Posto che il brevetto​ non poteva essere mantenuto come concesso, il TUB ha proceduto ad esaminare l’istanza di limitazione del brevetto depositata dalla Convenuta con la sua memoria difensiva, composta da 8 c.d. “richieste ausiliarie” (“auxiliary requests”). Il Tribunale ha invece rigettato una successiva ulteriore istanza di limitazione in quanto depositata dalla Convenuta tardivamente, “in violazione dell’obbligo della convenuta di esporre i propri argomenti il prima possibile”.

Il Tribunale ha comunque ritenuto che le rivendicazioni come modificate sulla base di tali Richieste Ausiliarie difettassero di altezza inventiva rispetto alla medesima prior art menzionata sopra. Nel giungere a tale conclusione, il TUB ha osservato quanto segue:

-       “Secondo l’articolo 56 CBE, un’invenzione è considerata​ inventiva se non è ovvia per l’esperto del ramo alla luce lo stato dell’arte”.

-       “Per la valutazione dell’altezza inventiva deve essere adottato un approccio obiettivo. Le idee soggettive del richiedente o dell’inventore sono irrilevanti. In linea di principio, è anche irrilevante se l’invenzione è frutto di casualità o di un lavoro sistematico che coinvolge una sperimentazione (potenzialmente costosa e laboriosa).​​ Ciò che rileva è solo cosa l’invenzione apporti allo stato dell’arte”.

-       “L’attività inventiva deve essere valutata dal punto di vista dell’esperto sulla base dello stato dell’arte nel suo complesso, compresa la conoscenza generale comune dell’esperto. Si presume che l’esperto abbia avuto accesso all’intera prior art pubblicamente disponibile alla data rilevante. Il fattore decisivo è se la soluzione rivendicata dal brevetto derivi dallo stato dell’arte in modo tale che l’esperto del ramo l’avrebbe scoperta sulla base delle proprie conoscenze e competenze, ad esempio modificando in modo banale quanto già noto".

-       “Per valutare se un’invenzione rivendicata fosse ovvia per un esperto del ramo, è innanzitutto necessario determinare un punto di partenza nello stato dell’arte. Deve esserci una giustificazione del perché l’esperto​ avrebbe considerato una particolare prior art come realistico punto di partenza. Un punto di partenza è realistico se il suo insegnamento sarebbe stato di interesse per un esperto che, alla data di priorità del brevetto in questione, stava cercando di sviluppare un prodotto o un metodo simile a quello divulgato nella prior art, che quindi aveva un problema sottostante simile rispetto a quello dell’invenzione. Possono esserci diversi punti di partenza realistici. Non è necessario identificare il punto di partenza più promettente”.

-       “Confrontando la materia del brevetto e lo stato dell’arte, la successiva domanda è se​ sarebbe stato ovvio per l’esperto del ramo, partendo da una prior art realistica, in considerazione del sottostante problema, arrivare alla soluzione rivendicata. Se non era ovvio arrivarci, la materia rivendicata soddisfa i requisiti dell’articolo 56 CBE”.

-       “In generale, una soluzione rivendicata è ovvia se, partendo dalla prior art, l’esperto del ramo sarebbe motivato (cioè avrebbe un incentivo) a considerare la soluzione rivendicata e a implementarla come passo successivo nello sviluppo della prior art. D’altro canto, può essere rilevante se l’esperto si aspettasse qualche particolare difficoltà nel procedere ai passi successivi”.

-       “Un effetto o vantaggio tecnico ottenuto dalla soluzione rivendicata rispetto alla tecnica precedente può essere un’indicazione di altezza inventiva. Una caratteristica che è selezionata in modo arbitrario tra diverse possibilità non può generalmente contribuire all’altezza inventiva”.

-       “Va evitata una valutazione “col senno di poi”. Non si dovrebbe rispondere alla questione dell’altezza inventiva cercando retrospettivamente, con una volta che si conosce la soluzione brevettata, qualsiasi (combinazione di) prior art da cui quella soluzione potrebbe essere dedotta”.

Alla luce di quanto sopra, il TUB ha revocato il brevetto nella sua interezza e ha ordinato alla Convenuta di pagare le spese legali dell’Attrice (il cui importo sarà determinato in un separato procedimento sulle spese).

Le parti potranno presentare appello contro la decisione entro 2 mesi dalla data della sua notifica.

[Per una panoramica sul brevetto unitario e sull'UPC, trovate i nostri post qui su questo blog e il nostro podcast qui su Spotify]