TUB: la prima sentenza di merito della DL di Milano

Con sentenza di primo grado del 4 novembre 2024, emanata a 15 mesi dall’avvio del giudizio, la Divisione Locale di Milano del TUB ha dichiarato la contraffazione del brevetto EP2145848 “False twist texturing machine” di Oerlikon Textile GmbH & CO KG (attrice) da parte di Bhagat Textile Engineers (convenuta). Ha quindi inibito la convenuta da ogni ulteriore commercializzazione di macchinari in violazione, con fissazione di penale di € 12.000 per ogni ulteriore illecito e condanna provvisionale al risarcimento del danno per € 15.000 (UPC_CFI_241/2023).

Nello specifico, la convenuta aveva esposto alla fiera ITMA di Rho-Milano un macchinario in asserita contraffazione del brevetto. Oerlikon aveva ottenuto ed eseguito inaudita altera parte un “order to preserve evidence” ai sensi dell’art. 60 UPCA e rule 192 RoP, e aveva successivamente avviato il giudizio di merito per l’accertamento della contraffazione e le pronunce consequenziali.

Nel giudizio in questione, la convenuta non ha negato l’illecito, per cui non è stato necessario un accertamento tecnico della contraffazione. Bhagat ha invece focalizzato le proprie difese sulle seguenti circostanze: i) non aveva venduto macchinari ma li aveva esclusivamente esposti in fiera, per cui non aveva causato alcun danno alla controparte; ii) si impegnava a non commercializzare i macchinari nei territori coperti dal brevetto, ovvero Italia e Germania; iii) era stata estremamente collaborativa in sede di esecuzione dell’order to preserve evidence e aveva seriamente portato avanti trattative con l’attrice per la definizione amichevole della questione, il che doveva portare a una compensazione delle spese di lite.

La decisione, al di là della scontata declaratoria della contraffazione, contiene una serie di affermazioni di interesse, sintetizzate di seguito.

·       Sospensione ai sensi della rule 295(m) RoP.

Baghat ha chiesto di sospendere la lite in base alla rule 295(m) RoP, in attesa della definizione di un giudizio parallelo pendente davanti alla DL Milano tra Oerlikon e un diverso convenuto, nel corso della quale era stata proposta domanda riconvenzionale di revoca del brevetto.

La domanda di sospensione è ammissibile anche se formulata per la prima volta durante la oral hearing, non essendo previsto un termine per la sua proposizione ed essendo stato garantito il diritto al contraddittorio dell’attrice.

La richiesta va tuttavia rigettata poiché Baghat non ha contestato la validità del brevetto e la contraffazione in questo giudizio, per cui queste devono considerarsi fatti pacifici tra le parti (rule 171(2) RoP); né Baghat ha dichiarato di essere intervenuta nell’altra lite per sostenere l’altrui domanda di revoca del brevetto.

·       Inibitoria

Baghat si è impsgnata a non violare in futuro il brevetto. Tale impegno, tuttavia, “non è idoneo a elidere il pericolo di un’ulteriore lesione e a eliminare l’interesse di Oerlikon a una injunction definitiva. Infatti, il provvedimento della Corte è assistito da una penale e nel caso di mancata osservanza importa conseguenze anche sotto il profilo penale. Dunque, la vittima dell’illecito conserva un interesse qualificato a ottenere un provvedimento interdittivo della Corte, che offre maggior garanzia circa il suo rispetto. Del resto, l’accordo stragiudiziale può essere a sua volta messo in discussione davanti all’autorità giudiziaria”.

·       Fissazione della penale

La penale ex art. 63(2) UPCA è disposta dal TUB “quando ritenuto appropriato”, cosa che si verifica nel caso di specie poiché essa “consente di meglio presidiare l’inibitoria permanente, considerato che anche dopo l’esecuzione della misura ante causam vi sono state indicazioni al mercato da parte della convenuta di una volontà diretta alla commercializzazione” (precisamente: una dichiarazione in un’intervista pubblica).

La quantificazione della penale va ancorata al principio di proporzionalità, che impone di considerare: i) il tipo di violazione, ovvero la promozione del macchinario a una fiera internazionale; ii) il valore di ogni macchinario, pari a € 750.000; e iii) le royalty applicate nel settore di riferimento, che secondo l’attrice ammontano al 6% e secondo la convenuta al 3%. Da qui, la quantificazione in € 12.000 per ogni successiva violazione del brevetto.

·       Liquidazione provvisionale del danno ex rule 119 RoP

In base alla rule 119 RoP, la Corte può disporre una condanna provvisionale al risarcimento dei danni in favore della parte vittoriosa nel merito, in un ammontare che copra almeno i costi della successiva fase del giudizio per il risarcimento dei danni.

Tale condanna richiede che sia raggiunta la prova non solo della sussistenza ma anche dell’ammontare del danno, “quantomeno nei limiti della somma liquidata con la condanna provvisionale. (…) Il limite minimo di tale condanna è costituito dai costi del futuro procedimento, mentre quello massimo è costituito dalla presumibile liquidazione dei danni nel separato giudizio”.

In realtà, la decisione non sembra considerare i costi della fase processuale deputata al risarcimento del danno: la determinazione della somma da liquidare fa esclusivo riferimento ai danni reputazionali dell’attrice, che calcola considerando che la fiera è durata 7 giorni, vi hanno partecipato oltre 1.600 espositori provenienti da 44 Paesi ed è stata visitata da oltre 100.000 visitatori. Alla luce di ciò, il TUB ordina in via provvisionale il pagamento di € 15.000.

·       Pubblicazione della sentenza

“La misura, prevista dall’art. 80 UPCA, ha natura sia risarcitoria in forma specifica, reintegrando la posizione della vittima dell’illecito presso il mercato, sia preventiva, dissuadendo gli operatori dall’operare con l’autore dell’illecito”;

“Nel caso in esame non appare necessaria in quanto non proporzionata, alla luce del limitato fenomeno contraffattorio: il sicuro detrimento al convenuto che ne deriverebbe da tale pubblicazione appare in effetti maggiore di quello che il limitato illecito fin qui accertato impone”.

·       Ripartizione delle spese

In base all’art. 69(1) UPCA, le spese di lite vanno pagate dalla parte soccombente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 69(2), se una parte vince solo parzialmente, o in circostanze eccezionali, la Corte può ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.

In questo procedimento la Corte non è chiamata alla liquidazione delle spese in concreto, non essendo stata richiesta da parte attrice, ma solo alla determinazione del criterio per la loro ripartizione. E la Corte ritiene effettivamente che ci siano motivi per compensare le spese per il 20%, ponendo quindi a carico della convenuta l’80% delle medesime, considerati in particolare:

i)               l’andamento delle trattative, ove Baghat si era resa disponibile al pagamento di un importo significativo per le spese di lite, seppure non esaustivo;

ii)              la modifica da parte di Oerlikon del perimetro oggettivo della proposta transattiva man mano che le trattative avanzavano, chiedendo che l’impegno di non commercializzazione si estendesse gradualmente anche ad altri Paesi, diversi da quelli UPC, rendendo quindi difficile una definizione bonaria;

iii)            il comportamento collaborativo di Baghat sia nel corso dell’esecuzione, sia prima sia durante il giudizio di merito.

Le parti potranno presentare appello contro la decisione entro 2 mesi dalla data della sua notifica.

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