La riproduzione fedele dei modellini d’auto e i diritti di marchio: il caso Ferrari

La vicenda trae origine da un procedimento avviato dalla nota azienda automobilistica Ferrari contro la società Brumm dinnanzi al Tribunale di Modena. La società di Maranello, infatti, riteneva che l’attività della convenuta, di produzione di modellini di auto della Ferrari con apposto il noto marchio del cavallino, violasse i propri diritti di privativa sul segno a causa dell’assenza di previo consenso. Il Tribunale di Modena, respingendo le istanze dell’attrice aveva dichiarato lecita la condotta della convenuta sull’assunto che la riproduzione fedele di modellini di auto contenenti un marchio di titolarità di terzi non costituisse alcuna violazione di diritti di privativa industriale, né tantomeno violazione del diritto d’autore e atto di concorrenza sleale. La Ferrari presentava appello contro tale decisione avanti la Corte d’Appello di Bologna la quale, tuttavia, confermava quanto statuito in primo grado e ribadiva come la produzione della Brumm fosse lecita poiché, da una parte, non produceva alcun effetto confusorio per il pubblico, e dall’altra, mancava il valore artistico richiesto per la protezione ai sensi della legge n. 633/1941

La Ferrari presentava quindi ricorso per Cassazione avverso tale decisione, lamentando in particolare che la Corte d’Appello di Bologna avesse attribuito al marchio la sola funzione di garanzia della provenienza del prodotto, mentre non avrebbe analizzato altre due importanti funzioni quale quella pubblicitaria e quella relativa agli investimenti realizzati. Secondo la ricorrente, ai fini di un uso lecito dell’altrui marchio non è sufficiente una riproduzione fedele del modello reale ma occorre che l’uso rispetti il canone della correttezza: nel caso di specie ciò non era accaduto poiché nel modellino di Brumm erano riprodotti esclusivamente i marchi della Ferrari e non era presente alcun riferimento al produttore, con conseguente confusione in ordine alla fonte di provenienza. Per tali ragioni Ferrari ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Tuttavia, tale richiesta è stata rigettata dalla Cassazione sull’assunto che le questioni poste da parte della Ferrari fossero già state oggetto di questione pregiudiziale dinnanzi la CGUE in una causa analoga tra Opel e Autec. In quell’occasione la Corte europea aveva chiarito che l’apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno altrui sui modellini del marchio Opel, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, costituiva un uso che il titolare del marchio aveva il diritto di vietare solo ove esso avesse arrecato un pregiudizio alle funzioni del marchio o qualora tale uso avesse consentito di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del segno.

In tal modo, la Corte di Giustizia Europea si era occupata del marchio non solo in funzione distintiva, ma aveva apprestato tutela anche in casi di diluizione del marchio notorio, corrosione e agganciamento parassitario.

La Corte di Giustizia, inoltre, aveva chiarito che “l’apposizione di un segno che sia identico ad un marchio registrato, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire un’indicazione relativa aduna caratteristica dei detti modellini, bensì è soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicolo originali” non ritenendo dunque applicabile l’art. 6, n. 1, lett. B, dir. N. 89/104 che consente al titolare del marchio di vietarne a terzi l’uso se ne derivi un rischio di confusione per il pubblico. La Corte, infine, aveva chiarito che era compito del giudice nazionale a valutare nel caso concreto se l’uso del modellino abbia consentito all’utilizzatore di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio.

Per tali ragioni, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello di Bologna, considerando che nel corso del giudizio era stato provato che l’uso del segno della Brumm non aveva in concreto danneggiato in alcun modo il marchio celebre della Ferrari. Inoltre, gli Ermellini, da una parte, hanno escluso che l’indicazione del marchio della ricorrente sulle confezioni contenenti i modellini avesse una funzione evocativa del marchio o della qualità del prodotto e, dall’altra hanno respinto la domanda di tutela ai sensi del diritto d’autore perché generica e priva di prova. Per tale ragione la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della nota società automobilistica italiana, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi di impugnazione, confermando così il provvedimento reso in secondo grado.