La nuova procedura di nullità o decadenza del marchio davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Con Decreto n. 180/2022 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata implementata la nuova procedura di accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio registrato di fronte all’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Tale procedimento, che entrerà in vigore il 29 dicembre 2022, affiancherà quello già esistente di fronte all’autorità giudiziaria.

Il procedimento dovrà essere avviato con istanza motivata e corredata di tutta la necessaria documentazione che non potrà essere successivamente integrata. I motivi a fondamento dell’istanza potranno essere:

  • per la domanda di decadenza:

    • sopravvenuta perdita della capacità distintiva;

    • sopravvenuta ingannevolezza:

    • non uso;

  • per la domanda di nullità:

    • mancanza di carattere distintivo, illeceità, contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, o ingannevolezza;

    • identità/somiglianza con il marchio dell’istante e con i relativi prodotti e/o servizi;

    • registrazione richiesta dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

Ciascuna istanza potrà avere ad oggetto una sola domanda, ovvero non potranno essere proposte, nella stessa istanza, domande di nullità e decadenza, né domande contro più registrazioni di uno stesso titolare, differentemente da quanto può accadere in sede di giudizio ordinario.

La procedura si articolerà in maniera analoga a quella di opposizione: dopo il periodo di cooling-off, con la possibilità di giungere a un accordo di conciliazione, si aprirà la fase in contraddittorio con memorie del titolare e dell’istante e possibilità di richiedere e depositare prove d’uso. A conclusione del procedimento, se l’UIBM accoglierà la domanda, accerterà la decadenza o la nullità della registrazione del marchio, in tutto o in parte, con efficacia erga omnes. La decadenza avrà effetto a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui è maturata una delle cause di decadenza; la nullità produrrà invece effetti sin dalla data della registrazione.

Contro la decisione dell’UIBM sarà possibile presentare ricorso innanzi alla Commissione dei Ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento della decisione.

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