La CGUE sulla competenza cross-border nelle azioni di contraffazione di brevetto

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Con l’attesa decisione in C-339/22 (BSH v. Electrolux), pubblicata il 25 febbraio 2025, la Corte di Giustizia UE ha fornito importanti chiarimenti in materia di azioni di contraffazione brevettuale cross-border. Secondo la decisione, infatti, il tribunale di uno Stato UE in cui è domiciliato il convenuto è competente a pronunciarsi sulla contraffazione di brevetti commessa in un altro Stato UE o extra-UE anche laddove venga sollevata un'eccezione di nullità. E in caso di Stato extra-UE, il giudice può avere competenza anche a decidere sull'eccezione di nullità con efficacia inter partes.

La causa da cui origina la pronuncia era stata avviata in Svezia quale domicilio di Electrolux, convenuta per contraffazione, ai sensi dell’art. 4(1) del Regolamento UE n. 1215/12 (il “Regolamento”): “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute… davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”. In base a tale norma, BSH aveva chiesto ai giudici svedesi di pronunciarsi anche sulla contraffazione di porzioni non-svedesi del proprio brevetto europeo ad opera di Electrolux, inclusa una porzione extra-UE (turca).

Electrolux aveva però eccepito che tali porzioni straniere del brevetto fossero invalide e che, perciò, il tribunale svedese non potesse pronunciarsi nemmeno sulla loro contraffazione, vista l’eccezione contenuta nell’art. 24(4) del Regolamento: “Indipendentemente dal domicilio delle parti (…) le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro”, così come di un brevetto nazionale di quello Stato. Secondo Electrolux, vista questa norma e considerato che l’azione di contraffazione sarebbe inscindibile da quella sulla validità, e quindi in ultima analisi sarebbe comunque una controversia “in materia di validità dei brevetti”, solo i giudici nazionali dei singoli stati di convalida del brevetto europeo sarebbero competenti a pronunciarsi sulla contraffazione delle relative porzioni nazionali.

Il Tribunale svedese della proprietà industriale aveva accolto la tesi di Electrolux, dichiarandosi incompetente a decidere sulle domande di BSH. La Corte d’appello di Stoccolma, adita su impugnazione di BSH, aveva invece rinviato la causa alla CGUE per una sua pronuncia pregiudiziale, resa appunto con la sentenza in commento. In questa, la Corte rigetta invece la difesa di Electrolux, rilevando quanto segue: 

·       quando il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto è investito, ex art. 4(1) del Regolamento, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato o convalidato da un altro Stato membro, e la parte convenuta eccepisce l’invalidità di quest’ultimo, tale giudice non può decidere sulla validità del brevetto, visto l’art. 24(4) del Regolamento;

·       tuttavia, l’art. 24(4) riguarda comunque solo la parte della controversia relativa alla validità del brevetto e non riguarda invece le azioni per contraffazione, nonostante il loro esame implichi un’analisi approfondita della protezione conferita dal brevetto alla luce del diritto dello Stato in cui il brevetto è stato rilasciato o convalidato;

·       di conseguenza, il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, che è competente, ex art. 4(1), a conoscere di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato o convalidato in un altro Stato membro, non perde tale competenza per il solo fatto che il convenuto eccepisce l’invalidità del brevetto; 

·       d’altro canto, tale giudice, se ritiene che esista una possibilità ragionevole che il brevetto sia annullato dal giudice competente di detto altro Stato membro, può sospendere il procedimento per contraffazione, in modo da tener conto, nella sua decisione, di quella emessa dal giudice investito dell’azione di nullità.

La Corte si spinge anche oltre tali conclusioni con riferimento alla contraffazione della porzione non-UE (turca) del brevetto europeo in questione. In particolare, la CGUE afferma che:

·       l’art. 24(4) del Regolamento si applica solo agli Stati membri UE, e quindi non conferisce ai giudici di uno Stato extra-UE la competenza esclusiva a pronunciarsi sulla validità dei brevetti rilasciati o convalidati in tale Stato;

·       di conseguenza, in linea di principio, in forza dell’articolo 4(1) del Regolamento, non solo i) i giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto sono competenti a conoscere di un’azione per contraffazione proposta contro quest’ultimo dal titolare di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo domiciliato in un altro Stato membro; ma addirittura ii) la competenza del giudice dello Stato membro così adito si estende alla questione della (in)validità del brevetto eccepita nell’ambito di tale azione per contraffazione;

·       tale competenza di principio può però essere limitata da tre ordini di ragioni:

i)               se lo Stato terzo è contraente della Convenzione di Lugano, secondo cui i giudici di tale Stato sono esclusivamente competenti a conoscere della validità di un brevetto ivi rilasciato;

ii)              se esiste una convenzione bilaterale conclusa tra uno Stato membro e uno Stato terzo secondo cui i giudici di tale Stato terzo abbiano tale competenza esclusiva;

iii)             se si applicano gli artt. 33 e 34 del Regolamento, che consentono al tribunale di uno Stato membro di deferire la questione al tribunale di uno Stato terzo qualora sia ivi già pendente un procedimento tra le stesse parti avente ad oggetto la stessa domanda o una domanda connessa;

·            nel caso di specie, nessuna di tali limitazioni risulta applicarsi;

·       la giurisdizione dello Stato membro investito dell’azione di contraffazione non sembra esclusa nemmeno da norme di diritto internazionale generale. In particolare, la decisione di tale giudice sull’eccezione di invalidità della porzione extra-UE del brevetto ha effetto solo inter partes, non incide sull’esistenza o il contenuto del brevetto e non ne determina l’annullamento, per cui non costituisce indebita ingerenza in una questione che rientra essenzialmente nella competenza nazionale dello Stato terzo;

·           di conseguenza, se il giudice di uno Stato membro è investito, ex art. 4(1) del Regolamento, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo di cui sia eccepita l’invalidità, detto giudice è competente a statuire su tale eccezione.

La decisione della Corte arriva in sostanza a conferire ai giudici degli Stati membri una giurisdizione più ambia sui brevetti degli Stati terzi che su quelli degli altri Stati membri. Tra l’altro, in relazione ai primi, la Corte non suggerisce nemmeno che il giudice dello Stato membro investito dell’azione di contraffazione debba sospendere il giudizio in attesa della decisione dello Stato terzo sulla (in)validità del brevetto. A questo punto, si tratta di vedere come reagiranno gli Stati terzi.

Quanto precede ha, inoltre, delle ripercussioni sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC), che potrebbe essere incoraggiato a decidere questioni di contraffazione relative alle porzioni extra-UE di brevetti europei (cosa che peraltro il TUB ha già fatto nella decisione in UPC_CFI_355/2023 della Divisione Locale di Düsseldorf). D’altro canto, lo stesso vale per i tribunali nazionali, che potrebbero così diventare più “attraenti” del TUB, non comportando il rischio di una revoca del brevetto in tutti gli stati aderenti al sistema UPC.

Infine, la decisione della CGUE potrebbe avere ripercussioni su altri diritti di proprietà industriale diversi dai brevetti (es. marchi, disegni, modelli di utilità), posto che l’art. 24(4) del Regolamento si applica anche ad essi.