Pro e contro del Brevetto Unitario e del TUB

PRO

• Non sono richieste le convalide nazionali tipiche del brevetto europeo tradizionale (e, quindi, le relative traduzioni). Si hanno perciò:

a. una gestione amministrativa più semplice

b. un’unica tassa di concessione, che è inferiore alla somma delle tasse che sarebbero dovute per la nazionalizzazione in tutti gli Stati aderenti

c. una sola traduzione in un’altra lingua e solo per un periodo transitorio (anche se dell’intero brevetto, non solo delle rivendicazioni). Peraltro, questa traduzione non ha valore legale, quindi potrebbe anche non essere particolarmente accurata. Ciò lascia spazio per le più economiche traduzioni automatiche.

• Un’unica azione di contraffazione ha efficacia in tutti gli Stati aderenti.

CONTRO

• I costi per ottenere il brevetto unitario sono superiori a quelli dovuti per la convalida del brevetto europeo in 4/5 Stati. Se l’azienda è interessata a un numero inferiori di Stati, continuano quindi ad essere più convenienti le singole nazionalizzazioni.

• Il territorio coperto dal brevetto non è limitabile nel tempo: non si può decidere di abbandonare il brevetto in alcuni Stati (con relativa riduzione dei costi di mantenimento).

• L’azione di contraffazione è molto più costosa rispetto ad agire in sede nazionale, se interessa un solo Stato.

• Un’unica azione di revoca ha efficacia in tutti gli Stati aderenti.

• Non esistono precedenti giurisprudenziali e il sistema è nuovo anche per i giudici, quindi c’è maggiore incertezza sull’andamento e sull’esito dei procedimenti.

• Diversamente che nel nostro ordinamento, non sono previste le inibitorie cautelari stabili e non è prevista la retroversione degli utili nei giudizi per il risarcimento dei danni.

• Diversamente che nel nostro ordinamento, non è espressamente prevista una tutela per i brevetti in stato di domanda, il che è particolarmente limitante se si considera che occorrono anni per ottenere la concessione di un brevetto europeo.

  Potrebbero esserci appigli per sostenere che anche le domande debbano essere protette anche nel sistema del TUB, tra cui ad esempio:

  a.     il fatto che la Convenzione sul Brevetto Europeo preveda che la domanda di brevetto conferisca in via provvisoria gli stessi diritti del brevetto concesso, per cui  dovrebbe conferire anche lo stesso diritto di agire a sua tutela;

  b.     il fatto che l’accordo istitutivo del TUB affermi che la giurisdizione del tribunale copre anche le domande di brevetto (art. 3) e preveda la possibilità di fare opt-out da tale giurisdizione anche per le domande (art. 83).

  Tuttavia, come detto, non è espressamente prevista un’azione a tutela delle domande: si prevede esclusivamente che il TUB possa decidere su domande per l’indennità dovuta per la violazione del brevetto in stato di domanda (Art. 32f del trattato e Art. 125 RoP). Ad oggi, quindi, possiamo solo confidare che una simile tutela venga conferita per via di interpretazione giurisprudenziale.

Possibili modi per attenuare i “contro”:

i)  ottenere un brevetto nazionale accanto a quello unitario, che resterà soggetto al tribunale nazionale (negli Stati in cui sarà consentito, tra cui l’Italia, come da nostro precedente post qui in questo blog);

ii) ottenere un brevetto europeo divisionale per il quale fare opt-out (nel periodo transitorio), in modo da avere un doppio canale di tutela.

[Le informazioni di questo post sono aggiornate al luglio 2023]