I giudizi davanti al TUB: la procedura

Il Tribunale Unificato dei Brevetti o TUB (in inglese Unified Patent Court o UPC) è un nuovo tribunale comune agli Stati Membri UE. Per una descrizione dei rimedi disponibili, relativo enforcement, lingua, legge applicabile e tempi del giudizio, leggete questo nostro precedente post.

A. GIUDIZI DI PRIMO GRADO

La procedura è parzialmente diversa a seconda del tipo di azione, ma tendenzialmente tutte le procedure sono modellate su quella prevista per l’azione di contraffazione. Questa prevede

·       una fase scritta

·       una fase interlocutoria

·       una fase orale

·       una eventuale fase per il risarcimento del danno

·       una fase per la liquidazione delle spese

i)           Fase scritta

Consiste in uno scambio memorie tra le parti senza l’intervento del giudice. Gli atti che vengono scambiati sono: 

a. statement of claims (SoC) con cui si avvia l’azione

b. statement of defence (SoD) del convenuto, da depositare entro 3 mesi, eventualmente includendo una domanda riconvenzionale di nullità;

c. replica dell’attore (“reply to the SoD”) da depositare entro 2 mesi; questa potrà includere anche una domanda di limitazione del brevetto;

d. controreplica del convenuto (“rejoinder to the reply to the SoD”), da depositare entro 1 o 2 mesi (due se c’è stata riconvenzionale di nullità, per replicare alle difese dell’attore e alla sua eventuale domanda di limitazione del brevetto);

e. se c’è stata riconvenzionale di nullità, ulteriore termine di 1 mese per l’attore per replica finale alle ultime difese spiegate in merito dal convenuto;

f. le parti possono chiedere al Judge-Rapporteur di autorizzarle a scambiare ulteriori difese scritte.

Il giudice in questa fase interviene solo se decide su una preliminary objection, da formulare entro 1 mese dalla notifica dello SoC per contestare giurisdizione, competenza o lingua del procedimento. Il giudice può comunque riservarsi di decidere all’esito del giudizio di merito.

Dopo lo scambio delle difese scritte:

   i.      il judge-rapporteur indica la data di chiusura della fase scritta, conferma la data in cui si terrà l’udienza interlocutoria o informa le parti che essa non si terrà; e

 ii.      in caso di riconvenzionale di nullità, il collegio giudicante decide se trattenere l’intera causa, deferirla alla divisione centrale o deferire solo la domanda riconvenzionale (sospendendo o continuando il giudizio di contraffazione). Se la trattiene, chiede la nomina del giudice tecnico.

Come anticipato, le altre azioni sono modellate su quella per contraffazione.

Nell’azione per la revoca del brevetto si avranno quindi: 

a.     statement for revocation;

b.     difesa del convenuto (defence to revocation, DtR) entro 2 mesi, che includerà inclusa eventualmente istanza di limitazione del brevetto e domanda riconvenzionale per contraffazione;

c.     replica dell’attore (reply to DtR) entro 2 mesi;

d.     controreplica del convenuto (Rejoinder to the Reply) entro 1 mese.

Nell’azione di accertamento negativo della contraffazione: 

a.     statement for a declaration of non-infringement (SDNI)

b.     difesa del convenuto (defence to SDNI) entro 2 mesi

c.     replica dell’attore (reply to defence) entro 1 mese

d.     controreplica del convenuto (rejoinder to reply) entro 1 mese 

ii)          Fase interlocutoria

Il judge-rapporteur prepara la fase orale:

·       programma il calendario delle udienze

·       indica argomenti più rilevanti da discutere

·       chiede alle parti di fornire chiarimenti o prove

·       invita le parti a conciliare, rivolgendosi al centro di mediazione ed arbitrato

·       fissa eventualmente un’udienza interlocutoria (interim conference)

Questa fase si conclude entro 3 mesi dalla fine della procedura scritta.

iii)        Fase orale

Consiste in un’udienza, da tenere subito dopo la fine della fase interlocutoria:

a.     il collegio giudicante sente parti, testimoni e consulenti tecnici

b.     le parti possono fare domande a testimoni e consulenti, sotto il controllo del presidente del collegio

c.     l’udienza dovrebbe durare non più di un giorno; in casi eccezionali può essere fissata ulteriore udienza.

Al termine della fase orale, viene emessa la decisione sul merito, teoricamente entro 6 settimane. Questa, oltre ai rimedi principali indicati in questo precedente post:

·       contiene una decisione di principio sull’obbligo di pagare le spese legali;

·       può contenere una liquidazione provvisoria delle spese

·       nel caso di procedura separata per la determinazione dei danni, può contenere condanna provvisoria al risarcimento dei danni che copra almeno i costi per quella ulteriore fase della procedura 

iv)        Fase separata di risarcimento del danno

Eventuale fase separata, se il danno non è già stato determinato nella decisione sulla contraffazione. La procedura vede lo scambio dei seguenti atti:

a. Domanda dell’attore, che va proposta entro 1 anno dalla decisione sul merito

b. Difesa del convenuto entro 2 mesi

c. Replica dell’attore (Reply) entro 1 mese

d. Controreplica (Rejoinder) del convenuto entro 1 mese

e. Possibili ulteriori scambi di memorie su ordine del judge-rapporteur

f. Procedura interlocutoria e orale come sopra

g. Possibile sub-procedimento per l’esibizione delle scritture contabili, se la domanda contiene una richiesta in tal senso (“request to lay open books”) e la controparte non aderisce alla richiesta.

v)          Fase di liquidazione delle spese di lite

La domanda va proposta entro 1 mese dalla decisione sul merito della contraffazione o dalla decisione sui danni.

Le spese includono tasse, costi di avvocati e consulenti, costi di traduttori e interpreti, fino a un massimo prestabilito.

[NB: nel giudizio principale è possibile anche chiedere una cauzione per il pagamento delle spese legali]

B. GIUDIZIO DI APPELLO

Quasi tutti i provvedimenti sono impugnabili avanti alla corte d’appello. Non è invece disponibile il reclamo cautelare previsto nell’ordinamento italiano, salvi alcuni casi particolari.

I termini per l’appello sono:

i)        contro le sentenze di primo grado: 2 mesi dalla notifica per depositare lo Statement of Appeal; altri 2 mesi per sostanziarlo depositando lo Statement of Grounds of appeal;

ii)       contro le ordinanze cautelari: 15 giorni dalla notifica. In questo caso non si ha un termine successivo per lo Statement of Grounds of appeal.

Per alcuni provvedimenti è previsto il sistema anglosassone del “leave” / “permission of appeal”: il giudice di primo grado deve consentire l’appello, ma, se non lo consente, si può chiedere una revisione della sua decisione alla corte d’appello, che effettua una discretionary review e decide senza motivare la sua decisione.

C. GIUDIZIO CAUTELARE

Può essere proposto in corso di causa o ante causam, anche inaudita altera parte.

a. Si avvia con ricorso (Application for provisional measures)

b. La Corte, a propria discrezione:

i) informa il resistente e gli dà termine per depositare una difesa (Objection to Application); o

ii) covoca le parti in udienza; o

iii) convoca il solo ricorrente in udienza.

c. La Corte emette quindi la decisione il prima possibile dopo l’udienza.

d. I provvedimenti cautelari decadono se non viene avviato il giudizio di merito entro 20 giorni lavorativi o 31 di calendario, a seconda di quale sia il termine più lungo (non è prevista l’inibitoria cautelare “stabile” disponibile invece nell’ordinamento italiano).

e. Il resistente può chiedere una revisione (“Review”) del provvedimento entro 30 giorni dall’esecuzione della misura; in questo caso la Corte fissa udienza di discussione senza ritardi.

f. Entrambe le parti possono fare appello.

[Le informazioni di questo post sono aggiornate al luglio 2023]