I giudizi davanti al TUB: rimedi, enforcement, legge applicabile, lingua e tempi

Il Tribunale Unificato dei Brevetti o TUB (in inglese Unified Patent Court o UPC) è un nuovo tribunale comune agli Stati Membri UE che ne hanno firmato e ratificato l’accordo istitutivo. Ad oggi si tratta di 17 Stati, che diventeranno 24 al termine delle ratifiche, e cioè tutti gli attuali Stati UE eccetto Spagna, Croazia e Polonia. Per una descrizione della struttura del TUB leggete questo nostro precedente post.

A. RIMEDI

I rimedi che il TUB può concedere sono analoghi a quelli già previsti nel nostro Codice della Proprietà Industriale, anche se con alcune significative differenze.

i)           Rimedi cautelari

o  descrizione

o  sequestro dei beni in contraffazione

o  inibitoria provvisoria

o  sequestro conservativo dei beni del resistente, a garanzia del risarcimento del danno

o  (non è invece prevista la nostra inibitoria cautelare “stabile”, ovvero potenzialmente permanente)

Questi possono essere concessi inaudita altera parte se c’è speciale urgenza o rischio di distruzione delle prove.

Può essere disposta una cauzione a fronte della loro concessione; deve essere disposta, salvo circostanze particolari, se i provvedimenti sono concessi inaudita altera parte

Peculiarità: sono previste le c.d. “protective letter” a tutela contro il rischio di subire un provvedimento cautelare inaudita altera parte. Sostanzialmente, il soggetto che teme di subirlo informa la corte delle sue ragioni, contestando la validità del brevetto e/o la contraffazione, in modo che la corte lo convochi in udienza prima di disporre qualsiasi misura nei suoi confronti. La lettera ha validità per 6 mesi rinnovabili pagando una tassa aggiuntiva.

ii)          Rimedi all’esito del giudizio di merito:

a.         risarcimento del danno, sulla base dei criteri già applicati dai nostri tribunali, ovvero:

o    mancato guadagno del titolare del brevetto

o    profitti ottenuti dal contraffattore

o    royalty ragionevole

o    (non è prevista invece la nostra retroversione degli utili)

o    sono previsti limiti al risarcimento se il contraffattore non ha commesso l’illecito consapevolmente o avendo ragionevolmente motivo di esserne consapevole;

b.         ritiro dal commercio / distruzione dei beni in contraffazione;

c.         pubblicazione della decisione sui media;

d.         condanna alle spese della parte soccombente.

B. ESECUZIONE DELLE DECISIONI

L’esecuzione delle decisioni avviene in base alla legge dello Stato di esecuzione, per cui ad esempio è in base a quella legge che si procede all’esecuzione forzata dell’obbligo di pagare i danni.

Tuttavia, ci sono alcune regole nell’Accordo istitutivo del TUB e nelle Rules of Procedure (RoP) che prevalgono: ad esempio, in base all’Art. 63 dell’Accordo e art. 354(4) RoP, in caso di violazione di inibitoria è prevista una sanzione da pagare al TUB, che può richiederla anche di propria iniziativa.

C. LEGGE APPLICABILE

Le cause davanti al TUB sono decise applicando:

a.     il diritto dell’Unione Europea

b.     l’accordo istitutivo del TUB

c.     la Convenzione sul Brevetto Europeo

d.     altri accordi internazionali sui brevetti vincolanti per gli Stati Membri contraenti;

e.     il diritto nazionale (da determinarsi in base alle norme di diritto internazionale privato).

D. LINGUA DEL PROCEDIMENTO

La lingua del procedimento varia a seconda della divisione davanti a cui si agisce.

a.     Davanti alle Divisioni Locali/Regionali si potrà applicare la lingua:

a) ufficiale del relativo Stato; o

b) ufficiale di altro Stato contraente, se designata dallo Stato della divisione adita; o

c) del brevetto:

i) se il collegio giudicante lo ritiene opportuno, previo accordo delle parti

ii) se le parti lo chiedono e il collegio giudicante accetta (se non accetta, le parti possono chiedere che la questione sia deferita alla divisione centrale)

iii)             su richiesta di una sola parte, sentito il collegio, ad opera del presidente del tribunale se appare opportuno per motivi di equità.

b.     Davanti alla Divisione Centrale si applica la lingua del brevetto.

c.     Davanti alla Corte d’appello si applica la lingua:

a)    del primo grado di giudizio; o

b)    del brevetto, su accordo delle parti; o

c)     in casi eccezionali, previo accordo delle parti, la Corte può decidere di usare la lingua ufficiale di un altro Stato contraente.

E. TEMPI

Per il giudizio di merito di primo grado, in base alle tempistiche indicate nelle RoP dovrebbero occorrere 12-14 mesi.

Vista questa prospettata rapidità, si ritiene che, per ottenere misure cautelari, sarà necessario agire entro 3 mesi dalla scoperta dell’illecito, altrimenti verrà considerato mancante il periculum in mora ovvero il rischio di subire dei pregiudizi irreparabili in attesa della decisione nel giudizio di merito.

[Le informazioni di questo post sono aggiornate a luglio 2023]