Marchi tridimensionali, iconico non significa distintivo. Negata (per ora) la registrazione della “Saddle Bag” di Dior

Con decisione del 7 settembre 2022, la 2a Commissione di Ricorso EUIPO ha confermato il parziale rifiuto alla registrazione del marchio tridimensionale n. 018435556, richiesta da Christian Dior Couture (“Dior”) e negata dall’esaminatrice.

La domanda di marchio riguardava la forma della nota “Saddle Bag” di Dior, che l’azienda chiedeva di registrare quale marchio tridimensionale per diversi articoli nelle Classi 9 (“Occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali sportivi; montature per occhiali, custodie per occhiali; custodie protettive, borse, sacchetti e coperture per computer, tablet, telefoni cellulari e lettori MP3; custodie per telefoni; coperture per telefoni; catene per occhiali”) e 18 (“Cuoio e imitazione della pelle; pelli e pellicce di animali; bauli e valigie; portafogli; portamonete; portacarte; cartelle di cuoio o imitazione della pelle; valigette e portadocumenti di cuoio o imitazione della pelle; borse da viaggio per abbigliamento; astucci per chiavi in pelle o imitazione della pelle; zaini, borse da viaggio; astucci per articoli da toilette, scatole in pelle; ombrelli; tracolle in pelle; borse, borsellini, sacchetti (articoli in pelle), borse da viaggio (articoli in pelle), borse per articoli da toilette e per il trucco (vuote)”).

Con decisione dell’11 novembre 2021, l’esaminatrice EUIPO aveva negato la registrazione ritenendo che la forma in oggetto sarebbe stata considerata comune in relazione ai prodotti delle Classi 9 e 18 e, di conseguenza, priva di carattere distintivo. In particolare, l’Ufficio ha sottolineato come nel settore merceologico di riferimento i consumatori tenderebbero a fare affidamento non sulla sola forma dei prodotti per identificarne l’origine, ma piuttosto sulla forma in combinazione con altri elementi, come parole e/o loghi di accompagnamento: in assenza di tali ulteriori elementi, la sola forma della “Saddle Bag” sarebbe da considerarsi una mera variante delle tante forme disponibili sul mercato, priva di carattere distintivo e incapace di identificare l’origine del prodotto.

Ricorrendo avverso tale decisione, Dior ha affermato che:

       i.          nel caso specifico il consumatore sarebbe un individuo particolarmente attento al proprio acquisto, avendo a che fare con prodotti lussuosi e costosi ed un settore merceologico specifico quale l’alta moda, e sarebbe capace perciò di identificare l’origine del prodotto di Dior dalla sola forma;

      ii.          la domanda di registrazione riguarderebbe una forma totalmente differente rispetto a quelle disponibili nel settore di riferimento, assomigliando essa ad una sella da equitazione e discostandosi così dallo standard del settore (come richiesto da T‑488/20, Guerlain v. EUIPO), ed essendo divenuta tra l’altro immediatamente identificabile dal pubblico di riferimento;

    iii.          il segno oggetto di registrazione si distinguerebbe chiaramente anche tra le forme commercializzate da altri brand di lusso in relazione ai prodotti contestati delle Classi 9 e 18.

La Commissione di Ricorso ha nondimeno confermato la decisione dell’esaminatrice, ribadendo come – per giurisprudenza costante e risalente dell’EUIPO – da un lato i criteri di valutazione del carattere distintivo di marchi tridimensionali, consistenti nell'aspetto del prodotto stesso, non siano diversi da quelli applicabili ad altre categorie di marchi; dall’altro lato, tuttavia, come già detto sopra, il consumatore medio non sarebbe normalmente abituato a presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma in assenza di elementi grafici o testuali, diventando quindi necessario che il segno oggetto di registrazione si discosti in maniera significativa dallo standard del settore per svolgere la sua funzione essenziale di indicazione di origine, cosa che non avverrebbe nel caso della forma della “Saddle Bag” di Dior.

Replicando alle contestazioni di Dior, la Commissione ha poi sottolineato che i prodotti in esame rientrano in una gamma di prezzi particolarmente ampia, oltre che in svariati possibili canali di commercializzazione (inclusi i supermercati): essi sarebbero quindi acquistati dal grande pubblico, con un livello di attenzione medio, e non da un pubblico professionale, con un livello di attenzione superiore alla media. Tra l’altro, afferma la Commissione, anche supponendo che il pubblico abbia un'attenzione superiore alla media, ciò non potrebbe avere un'influenza decisiva sui criteri legali utilizzati per valutare il carattere distintivo di un segno.

Circa la forma oggetto di registrazione, la Commissione ha ritenuto che la registrazione richiesta consistesse in una combinazione di elementi e presentazione tipici - e quindi incapace di svolgere la funzione di indicazione di origine - di parte dei prodotti in Classe 18 - specificamente “borse, borsellini, sacchetti (articoli in pelle), borse da viaggio (articoli in pelle), borse per articoli da toilette e per il trucco (vuote)”. La Commissione ha negato pertanto la registrazione per tali prodotti, consentendola invece per i restanti prodotti in Classe 18 e per i prodotti in Classe 9.

Tuttavia, posto che Dior nel proprio ricorso aveva affermato anche che il marchio avesse acquisito carattere distintivo attraverso l’uso fattone dalla maison (c.d. “secondary meaning”), la Commissione ha concluso rinviando tale questione all’esaminatrice competente.

Se quindi per l’EUIPO la forma della “Saddle Bag” di Dior non si discosta sufficientemente dallo standard del settore per avere carattere distintivo originario, rimane ora da vedere se le sarà riconosciuto carattere distintivo acquisito e se potrà essere registrata come marchio su tale presupposto.