Invalidazione di disegno o modello predivulgato su canali social: il recente caso deciso dall’EUIPO

Nel 2016 PUMA SE (”PUMA”) depositava presso l'EUIPO una domanda di disegno o modello comunitario di scarpe da ginnastica, come di seguito riprodotto:

 Nel 2019 la validità di tale modello è stata contestata avanti la Divisione Annullamenti dell’EUIPO dalla società olandese Handelsmaatschappij J.H. van Hilst b.v. (“Handelsmaatschappij”) per mancanza di novità e carattere individuale, in ragione del fatto che la domanda di disegno o modello era stata depositata da PUMA oltre un anno dalla sua prima divulgazione, vale a dire oltre il cd. “periodo di grazia” previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, Regolamento (CE) n. 6/2002 (“RDC”). Si tratta, cioè, di un periodo di tempo di 12 mesi antecedente alla data di deposito della domanda di disegno o modello, durante il quale un designer può rivelare il suo disegno senza che ciò pregiudichi il requisito della novità.

A tal proposito, Handelsmaatschappij aveva esibito, come prova, degli scatti pubblicati sul profilo Instagram della celebre cantante Rihanna risalenti al 16 dicembre 2014, che la ritraevano mentre indossava il modello di scarpe in questione, riprodotti successivamente su diverse newsletter e riviste online.

Tale domanda di nullità veniva accolta nel 2021 dalla Divisione di Annullamento EUIPO.

 Avverso tale decisione, la società PUMA proponeva ricorso avanti alla Commissione di Ricorso EUIPO (causa R 726/2021-3). In tale sede, PUMA sosteneva la validità del proprio modello, contestando gli elementi di prova forniti da Handelsmaatschappij e in particolare affermando, tra l’altro, che:

 1.     le fotografie prodotte erano sfocate e piuttosto scure e mostravano solo una visione limitata del disegno o modello. Non solo, tali immagini non mostravano il retro e la suola delle scarpe e dunque non consentivano di eseguire un corretto raffronto con il modello oggetto di contestazione;

 2.     la pubblicazione di un post sulla pagina Instagram di una celebrità, ritraente delle scarpe, era di per sé incapace di attrarre gli ambienti specializzati nel settore di riferimento all’interno dell’UE, cioè quello calzaturiero;

 3.     non vi era certezza sulla datazione delle fotografie.

 Con decisione dello scorso 11 agosto, la Terza Commissione di Ricorso EUIPO ha, tuttavia, rigettato la difesa di PUMA. La Commissione ha anzitutto premesso che, per stabilire la divulgazione di un disegno o modello anteriore, è necessario effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso specifico; inoltre, ha ribadito che alcuni elementi di prova, che considerati da soli sono di per sè insufficienti a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello precedente, se combinati o in combinazione con altri documenti o informazioni, possono contribuire alla prova della divulgazione. Ancora, la Commissione ha sostenuto che, per valutare il valore probatorio di un documento, è necessario verificare la plausibilità e l’esattezza delle informazioni in esso contenute, prendendo in considerazione, tra l’altro, l’origine del documento e le relative circostanze, la persona a cui è stato indirizzato e se, a prima vista, il documento appare solido e affidabile.

 Con riferimento al caso in esame, la Commissione ha riconosciuto che la visualizzazione di un’immagine su Internet costituisce un evento qualificabile come “pubblicazione” ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC, e, pertanto, la presentazione del disegno o modello anteriore sull’account Instagram di Rihanna costituisce un evento di divulgazione. Tale tesi è stata ulteriormente supportata non solo dal numero di like riscontrato sotto il post in questione (circa 300.000) ma altresì dai numerosi articoli online che lo hanno ricondiviso, procurando una maggior copertura mediatica.

 Il Collegio ha poi ritenuto le fotografie di qualità sufficiente per identificare le caratteristiche rilevanti del disegno o modello anteriore.

La Commissione ha concluso affermando, tra l’altro, che nel confronto tra il modello contestato e le scarpe raffigurate in foto non emergono in realtà differenze significative, tali da produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. Sul punto, va ricordato che il carattere individuale di un disegno va valutato anche con riferimento all’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato che, pur non essendo un esperto tecnico, conosce i diversi disegni esistenti nel settore ed i relativi dettagli e che, per via del suo interesse per i prodotti considerati, ha un grado di attenzione relativamente alto.

 Nel caso di specie, secondo il Collegio, l’EUIPO ha correttamente escluso il carattere individuale del modello in questione, posto che, sulla base delle prove depositate dalle parti e di elementi notori, la forma del disegno contestato non si discosterebbe significativamente dalla forma delle scarpe, che appaiono sul post del 16 dicembre 2014.

 In definitiva, la Commissione ha quindi confermato la decisione dell’EUIPO, rigettando il ricorso di PUMA.