La tutela dei marchi tridimensionali corrispondenti all’aspetto del prodotto

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Come è noto, la registrazione di marchi costituiti da una forma tridimensionale è pacificamente ammessa, tra gli altri, sia dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che dall’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). Tuttavia, spesso è complesso ottenere registrazione e tutela giudiziale per questi marchi, in particolare quando coincidono con la forma del prodotto.

Due tipi di eccezioni vengono normalmente mossi contro questi marchi tridimensionali:

1.      l’assenza del carattere distintivo richiesto dalla legge per la loro validità (v. qui e qui in questo blog);

2.      il fatto che corrispondano a una forma che per legge (art. 9 CPI) non è registrabile come marchio, cioè una forma: a) imposta dalla natura del prodotto; b) che dà valore sostanziale al prodotto; o c) necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico (v. qui e qui in questo blog).

Di seguito riportiamo alcune delle più recenti e note decisioni in materia emesse dai tribunali italiani.

1.    Trib. Torino, sent. 4.4.2014 in R.G. 11405/2011 (Ritter Sport)

Il Tribunale di Torino ha concesso tutela al marchio corrispondente alla confezione quadrata del cioccolato Ritter, con le seguenti motivazioni:

i)                 la distintività è provata dal sondaggio disposto dal Tribunale medesimo, da cui risulta che il 60% dei consumatori riconduce a Ritter il mock-up della confezione, e il 49% la fotografia riprodotta nella domanda di marchio. Inoltre, la significativa distanza dal secondo brand (che ha ottenuto, rispettivamente, il 13% e il 14% di associazioni) “dimostra, al di là di ogni elucubrazione, il rilevante legame associativo con Ritter che il marchio suscita nei consumatori”;

ii)                non si tratta di forma che dà valore sostanziale al prodotto: “il marchio oggetto di causa tutela la forma quasi quadrata della confezione e, di conseguenza, risulta del tutto inconferente il richiamo al valore del prodotto in essa contenuto - cioè la cioccolata - il cui valore sostanziale non è estetico ma dipende dal sapore e dalla qualità degli ingredienti da cui è fatta”;

iii)              non si tratta nemmeno di una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, non essendo essa condizionata da vincoli tecnici.

2.    Trib. Torino, sent. n. 1900/2017 + C. App. Torino, sent. n. 677/2019 (Vespa Piaggio)

Sempre il Tribunale di Torino ha concesso tutela al marchio corrispondente allo scooter Vespa di Piaggio, con queste motivazioni:

i)                 il marchio ha carattere distintivo originario, avendo specifiche caratteristiche individualizzanti ed essendo ricondotto a Piaggio dal 78% degli intervistati secondo un sondaggio prodotto da Piaggio;

ii)                non si tratta di forma imposta dalla natura del prodotto: “la stessa ampia divulgazione nel mondo delle forme più disparate di scooter dimostra, senza ombra di dubbio e senza necessità di ulteriori argomentazioni, che la forma del marchio Piaggio non è l’unica possibile forma di scooter e quindi non è imposta in modo esclusivo dalla natura stessa del prodotto”. Nemmeno si tratta della “forma naturale dello scooter classico”, posto che “anche lo scooter ‘vintage’ poteva essere realizzato con caratteristiche non coincidenti con quelle tipiche della Vespa”;

iii)              non si tratta di una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico: “le caratteristiche della forma della Vespa non svolgono una specifica funzione tecnica, o meglio l’eventuale effetto tecnico che esse comportano può essere raggiunto con altre forme, ugualmente utili, per cui la forma Piaggio non è ‘esclusivamente’ dettata da una esigenza tecnica. Né rileva che oltre 60 anni fa la forma della Vespa del ’46 fosse stata oggetto di un modello di utilità”;

iv)              nemmeno si tratta di forma che dà valore sostanziale al prodotto: “la motivazione dell’acquisto dello scooter avente la forma del marchio Piaggio registrato non dipende esclusivamente dalle specifiche caratteristiche estetiche del modello, ma, in misura di gran lunga maggiore, da condizioni tecniche ed economiche, più rilevanti per il consumatore che si accinge ad acquistare un prodotto costoso e di lunga durata”.

La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino, che ha tra l’altro sottolineato che “il fatto che Piaggio abbia richiesto – e ottenuto dal primo giudice – tutela ai sensi della legge d'autore, e che – più in generale – il modello presenti indubbie qualità estetiche e artistiche, non ne determina affatto, automaticamente, la natura di forma che dà un valore sostanziale al prodotto, restando la forma della Vespa, viceversa, inevitabilmente connessa alla precipua funzione utilitaristica del prodotto che la incorpora e che per la sua natura di veicolo, viene verosimilmente scelto dal consumatore – in primo luogo - per le notorie qualità in termini di prestazioni, sicurezza ed affidabilità, nonchè – anche – per le qualità estetiche (…) Né il riconoscimento della tutelabilità della forma della Vespa quale opera del design protetta dal diritto di autore in ragione del proprio valore creativo ed artistico non comporta necessariamente l'identificazione di tali caratteristiche con il "valore sostanziale" che impedisce la registrazione come marchio”.

3.    Trib. Torino, sent. n. 5140/2019 (Tic-Tac)

Ancora il Tribunale di Torino ha concesso tutela al marchio corrispondente alla confezione delle caramelle Tic-Tac di Ferrero, affermando in particolare che:

i)                 il marchio ha carattere distintivo, non essendo la controparte riuscita a provare il contrario;

ii)                non si tratta di forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, e non rileva in senso contrario che il meccanismo di chiusura fosse in passato protetto da un modello di utilità;

iii)              non si tratta di forma che dà valore sostanziale al prodotto, non avendo un “valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore”.

4.    Trib. Milano, ord. 11.8.2014 in R. G. 19325/2014 (Ferrero Rocher e Kinder Bueno)

Il Tribunale di Milano ha negato tutela cautelare al marchio corrispondente alla forma del cioccolatino “Ferrero Rocher”, e l’ha invece concessa alla forma dei wafer “Kinder Bueno”, per le ragioni che seguono:

i)                 la forma del Ferrero Rocher sarebbe necessaria per ottenere un risultato tecnico, tant’è che era coperta da brevetto;

ii)                la forma dei wafer è invece distintiva e non rientra in quelle di cui all’art. 9 CPI. Infatti, da un lato la controparte non ha fornito prove dell’assenza di distintività, limitandosi a “dedurre genericamente l’esistenza di altri prodotti che avrebbero caratteristiche identiche, senza alcuna indicazione specifica e soprattutto senza alcun riferimento temporale”. Dall’altro lato, “la privativa ottenuta dalla ricorrente con i marchi in esame ha per oggetto anche forme arbitrarie e capricciose” e quindi non necessitate, funzionali o conferenti valore sostanziale.

5.    Trib. Milano, sent. n. 7432/2015 (letto Nathalie)

Il Tribunale ha escluso che il letto Nathalie di Flou, disegnato da Magistretti, possa costituire un valido marchio tridimensionale, e ciò perché la sua forma “è connotata in modo preponderante dalla sua valenza estetica” e quindi dà valore sostanziale al prodotto. “Non né registrabile come marchio la forma che appare idonea, per il suo valore meramente estetico, ad incidere in maniera determinante sull'apprezzamento del consumatore, tanto da costituire in sé la motivazione dell'acquisto del prodotto”. Al contrario, l’impedimento del “valore sostanziale” non osta alla registrazione di una forma, pur gradevole dal punto di vista estetico, nella quale tuttavia “prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa”, piuttosto che l'elemento attrattivo determinato dalla sua estetica.

6.    Trib. Milano sent, n. 4716/2018 (Amaretto Disaronno)

Il medesimo Tribunale di Milano ha invece concesso tutela di marchio tridimensionale alla forma della bottiglia dell’Amaretto Disaronno, affermandone la distintività con le motivazioni che seguono:

i)                 “L’esame della documentazione prodotta dalle convenute – onerate ai sensi dell’art. 121, comma 1 c.p.i. della prova della nullità del titolo rilasciato – non evidenzia elementi di effettivo rilievo”, trattandosi di immagini di bottiglie diverse da quella in questione;

ii)                la copiosa documentazione depositata dalla titolare del marchio dimostra in ogni caso il carattere distintivo acquisito, alla luce de:

-        il fatto che la bottiglia è in commercio dagli anni ‘80

-        le ricerche di mercato depositate dalla titolare del marchio

-        le operazioni di co-branding fatte con notissimi stilisti di moda per la produzione di edizioni limitate decorate;

iii)              “l’acquisizione del carattere distintivo con l’uso potrebbe essere riconosciuta in favore dei marchi tridimensionali in questione anche in connessione con il costante uso del marchio denominativo in combinazione con tale marchio di forma (v. Corte Giustizia UE, sentenza 7.7.2005 in causa C-353/03, Nestlé)”.

7.    Trib. Milano, sent. 10280/2021 e 1679/22 (borsa Le Pliage)

Il Tribunale di Milano ha inoltre concesso tutela di marchio tridimensionale alla borsa Le Pliage, senza tuttavia argomentare sulla distintività o sui divieti di cui all’art. 9 CPI.

8.    Trib. Venezia, sent. 15 febbraio 2012 (Crocs)

Il Tribunale di Venezia ha negato tutela di marchio alla forma delle calzature Crocs ritenendola forma che dà valore sostanziale al prodotto. In merito, il tribunale ha affermato:

i)                 “la giurisprudenza di merito ha negato la tutela come marchio quando la forma appaia idonea, per il suo valore meramente estetico, ad incidere in maniera determinante sull’apprezzamento del consumatore, tanto da costituire in sé la motivazione dell’acquisto del prodotto”;

ii)                “se tradizionalmente la forma che dà valore sostanziale al prodotto è stata fatta coincidere con la particolare gradevolezza estetica, tuttavia, di fronte al mutare dei gusti e dei costumi del consumatore, è parimenti idonea ad attribuire valore sostanziale al prodotto qualsiasi forma, anche quella “brutta” o “buffa”, purchè sia tale da orientare e determinare le scelte d’acquisto del consumatore medio, suscitando in lui una particolare attrattiva”;

iii)              “il secondary meaning è idoneo a rendere registrabile un marchio di forma originariamente privo di capacità distintiva, ma non uno la cui forma non può essere registrata a norma dell’art. 9 CPI in quanto imposta dalla natura stessa del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico o che dà un valore sostanziale al prodotto”.

Va rilevato però che, nonostante ciò, il Tribunale ha concesso tutela alle calzature Crocs contro l’imitazione servile ad opera del concorrente.

9.    Trib. Venezia, sent. n. 2306/15 + C. App. Venezia, sent. n. 1230/17

Tribunale e Corte d’Appello di Venezia hanno negato tutela di marchio tridimensionale alla forma di borsa da donna di una confezione di bottiglie di vino, ritenendola forma che dà valore sostanziale al prodotto: “il consumatore compra proprio quella confezione di vino per la forma estetica della borsetta preferendo quel prodotto con quella determinata forma rispetto agli altri presenti sul mercato e non perché veicolato da un messaggio che lo orienta circa la provenienza dell’articolo”.

10. Trib. Firenze, sent. n. 3442/16 e n. 300/17, C. App. Firenze, sent. n. 540/18

Tribunale e Corte d’Appello di Firenze hanno inizialmente negato tutela alla forma delle borse Hermes “Kelly” e Birkin” con le seguenti motivazioni:

i)                 manca il carattere distintivo originario, in quanto le forme in questione “rispettano nel loro insieme i parametri canonici delle borse normalmente in commercio”;

ii)                non è stato provato il carattere distintivo acquisito (c.d. secondary meaning) perché la documentazione depositata da Hermès (pubblicità, articoli su riviste di settore, richiami al prodotto contenuti in alcune pellicole cinematografiche e serial televisivi) era “di provenienza della produttrice, e non espressione della considerazione dei consumatori e della riconducibilità, da parte dei medesimi, della forma alla produttrice”.

Nel tempo trascorso tra la prima e la seconda decisione, tuttavia, il medesimo Tribunale di Firenze, con la sentenza del 2017, ha riconosciuto la validità dei marchi in questione considerandoli distintivi e ritenendo che le rispettive forme non diano valore sostanziale al prodotto.