La Corte d'Appello dell'UPC revoca l’inibitoria cautelare in Genomics vs NanoString

Con ordinanza del 26.02.2024 (UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023), la Corte d'appello dell'UPC ha revocato l’inibitoria cautelare emessa dalla Divisione Locale di Monaco del Tribunale di Primo Grado il 19.09.2023 contro NanoString Technoligies a favore di 10x Genomics.

Nello specifico, Genomics lamentava la violazione del proprio brevetto europeo con effetto unitario n. 4 108 782 (EP '782), relativo a composizioni e metodi per la rilevazione di analiti. Il Tribunale aveva emesso la richiesta inibitoria – unitamente a una penale di € 250.000 per ogni violazione della stessa – con le seguenti motivazioni:

a)    si poteva concludere, con sufficiente certezza ai fini di un procedimento cautelare, che il brevetto era valido e contraffatto. Nel giungere a questa conclusione, il Tribunale sembrava aver applicato il “problem-solution approach” dell'EPO per la valutazione dell'attività inventiva;

b)    la commercializzazione dei prodotti di NanoString avrebbe causato a Genomics un danno significativo e duraturo;

c)     l’interesse del titolare del diritto a non vedere violati i propri diritti prevaleva sull’interesse del potenziale contraffattore ad assicurarsi, attraverso la prosecuzione della violazione, una quota di mercato che non avrebbe potuto ottenere in un secondo momento;

d)    era soddisfatto anche il requisito dell'urgenza. Al riguardo, l'eventuale irragionevole ritardo nell'agire doveva essere valutato a partire dall'entrata in funzione dell'UPC, il 1° giugno 2023, in quanto: i) questa è la data dalla quale avrebbero potuto essere richiesti i rimedi previsti dall'UPA; mentre ii) i tribunali nazionali non avrebbero potuto concedere rimedi equivalenti in favore di un brevetto unitario.

Il Tribunale aveva inoltre respinto la richiesta di NanoString di poter continuare l'attività asseritamente illecita previa prestazione di una cauzione o, in alternativa, di subordinare la concessione dell’inibitoria alla prestazione di cauzione da parte di Genomics.

Con l'ordinanza in commento, la Corte d'Appello ha riformato tale decisione ritenendo, contrariamente al Tribunale, che la validità del brevetto in questione non fosse stabilita con un grado di certezza sufficiente per poter emettere l’inibitoria. I punti salienti della decisione sono i seguenti.

a)    Le rivendicazioni di un brevetto - che devono essere interpretate dal punto di vista dell’esperto del settore - non sono solo il punto di partenza, ma la base decisiva per determinare l'ambito di protezione di un brevetto europeo. Tuttavia, la loro interpretazione non dipende esclusivamente dal significato rigoroso e letterale dei termini utilizzati: la descrizione ed i disegni contenuti nel brevetto devono essere sempre utilizzati come ausili esplicativi. Nell'applicare questi principi, l'obiettivo è contemperare in modo adeguato la tutela del titolare del brevetto e la sufficiente certezza legale per i terzi.

b)    Poiché un provvedimento cautelare viene emesso mediante un procedimento sommario, in cui le possibilità delle parti di presentare fatti e prove sono limitate, il livello della prova richiesto non deve essere troppo elevato, in particolare se il ritardo associato al rinvio a un procedimento di merito causerebbe un danno irreparabile al titolare del brevetto. D'altro canto, tale livello non deve essere nemmeno troppo basso, per evitare che un provvedimento cautelare poi revocato possa danneggiare il convenuto.

c)     Il richiedente le misure cautelari deve fornire prove ragionevoli che mostrino al tribunale con sufficiente certezza che il brevetto è valido e che il suo diritto è stato violato o che tale violazione è imminente. Un simile grado di sufficiente certezza richiede quantomeno che il tribunale consideri più probabile che non che il brevetto sia violato; manca se il tribunale ritiene che sia più probabile che non che il brevetto non sia valido.

d)    Contrariamente all'opinione del Tribunale, secondo la Corte d’appello è più probabile che non che l'oggetto della rivendicazione 1 del brevetto si riveli non brevettabile per mancanza di attività inventiva, pertanto non sussistono basi sufficienti per l’emissione dell’inibitoria richiesta.

Nel giungere a questa conclusione, la Corte (inclusiva di due giudici tecnicamente qualificati) ha effettuato la propria analisi tecnica, che tuttavia non sembra avere applicato il “problem-solution approach” dell'EPO, soprattutto perché non risulta avere effettuato un'analisi rigorosa della “closest prior art”. Pertanto, l’approccio della Corte appare diverso da quello del Tribunale.

Si tratta però solo di una decisione cautelare, emessa nei limiti del procedimento sommario. Dovremo attendere altre decisioni per vedere quale approccio sull’attività inventiva sarà seguito dall'UPC.

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