Il caso della birra bianca: nullità del marchio “La Bianca” perché il segno coincide con una caratteristica del prodotto

Con sentenza n. 10253/2022 dello scorso dicembre, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano si è pronunciata sull’annosa questione della valutazione del carattere descrittivo del marchio.

Questo l’antefatto della vicenda: nel febbraio 2016 la nota azienda produttrice di birre Heineken Italia s.p.a (“Heineken”) aveva presentato all’EUIPO la domanda di registrazione di marchio “BIRRA MORETTI LA BIANCA Luigi Moretti” n. 015131139 nella classe 32 (“birra”), come sotto riportato:

Avverso tale domanda il Sig. Matthias Muller, produttore di birre tedesco, aveva presentato opposizione avanti l’EUIPO, lamentando un rischio di confusione con il proprio marchio europeo” LA BIANCA”, registrato a sua volta per birre nell’agosto 2017. L’Esaminatore aveva accolto l’opposizione.

A fronte di tale rifiuto, Heineken aveva richiesto la trasformazione della sua domanda di registrazione di marchio UE in domanda di marchio nazionale, ai sensi dell’art. 139, comma 1, lett. a) del Regolamento Europeo 2017/1001. Nell’agosto 2019 seguiva il deposito della domanda di registrazione del marchio nazionale avanti l’UIBM e successiva sua pubblicazione. Nell'ipotesi di conversione della domanda europea in domanda nazionale, come nel caso di specie, la data del deposito nazionale conserva quella del deposito europeo.

Nell’agosto 2017, il Sig. Muller aveva depositato la domanda di marchio italiano “La Bianca” nella classe 32, cui seguiva, nonostante le osservazioni scritte di Heineken contro la registrazione di tale marchio per carenza di capacità distintiva, la sua pubblicazione.

Heineken ha dunque deciso di agire in giudizio innanzi al Tribunale di Milano nei confronti del sig. Muller per chiedere che fosse dichiarata la nullità del marchio “La Bianca” per mancanza di capacità distintiva o, comunque, per carenza di novità.

A fondamento della propria domanda, Heineken ha anzitutto sottolineato che il marchio “La Bianca” ha natura descrittiva in quanto corrispondente al prodotto alimentare ed ha un chiaro significato lessicale comune, diffuso nell'uso sociale collettivo, per indicare una bevanda della tradizione nordeuropea, la birra bianca, in una sua caratteristica qualitativa ed esteriore. Non solo, secondo Heineken detto marchio sarebbe nullo anche per carenza di novità, essendo il suo marchio antecedente al marchio “La Bianca”, con contestuale rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

Il Sig. Muller, dal canto suo, ha chiesto, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la nullità del marchio registrato da Heineken (i) per carenza di novità atteso il preuso non locale del segno da parte del Sig. Muller già dal lontano 2007; (ii) per registrazione operata in malafede da parte della nota azienda. Secondo Muller, infatti, Heineken avrebbe presentato, la domanda di registrazione del marchio “BIRRA MORETTI LA BIANCA Luigi Moretti” con l’intenzione di pregiudicare gli interessi di Muller, consapevole che sussistesse, al momento di tale domanda, un uso da parte di quest’ultimo, nel mercato interno. Il sig. Muller ha altresì evidenziato che il suo marchio, in ragione della presenza dell’articolo determinativo “la” davanti al termine “bianca”, non poteva essere ritenuto meramente descrittivo.

Il Tribunale ha accolto la domanda di nullità proposta da parte attrice. In particolare, secondo la decisione in commento, perché un segno possa essere ritenuto privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 13 comma 1, lett. b) del codice di proprietà industriale (“CPI”), è necessario che sussista una stretta relazione tra il segno e i prodotti/servizi in questione, così da permettere al consumatore di percepire in via immediata una descrizione del prodotto. Questo per impedire che segni descrittivi siano riservati ad una sola impresa in forza della loro registrazione come marchio e che un’impresa monopolizzi l’uso di un termine descrittivo, a discapito delle altre imprese, che vedrebbero così limitata “la portata del vocabolario disponibile per descrivere i propri prodotti”.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto generica la denominazione "bianca” in quanto indice di appartenenza a una particolare categoria di birra e, di conseguenza, inidonea a ricollegare la provenienza del prodotto ad una determinata impresa, risultando priva di capacità distintiva.

Il Tribunale, una volta dichiarata la nullità del marchio denominativo “La Bianca”, ha altresì osservato che il marchio “BIRRA MORETTI LA BIANCA Luigi Moretti” di Heineken non potesse essere ritenuto descrittivo, essendo tale marchio dotato di una forte capacità distintiva conferita da elementi dominanti quali l’immagine dell’“uomo con i baffi”, i colori utilizzati e la componente verbale “Luigi Moretti” mentre la parola “la bianca” è percepito come avente un ruolo accessorio.

Sono state altresì rigettate le domande di Muller volte a fare dichiarare la nullità del marchio di titolarità di Heineken per deposito in malafede e a far accertare la violazione dei diritti di esclusiva nonché concorrenza sleale da parte di Heineken, poiché, secondo il Tribunale, il convenuto non aveva fornito la prova della malafede e della sussistenza di un concreto rischio confusorio per il pubblico.