Carattere distintivo e pubblico di riferimento: la registrabilità di un marchio di colore per il Tribunale dell’Unione Europea

In tema di marchi UE “non convenzionali”, il Tribunale dell’Unione Europea si è recentemente espresso sulla valutazione del carattere distintivo di uno specifico colore per poter essere registrato come marchio (Causa T-168/21, Magnetec v. EUIPO).

Questo l’antefatto della vicenda: Magnetec GmbH ha inizialmente presentato all’EUIPO la domanda di marchio n. 018022608 per il colore "Blu Luce" (RAL 5012), nelle classi 6 (“leghe”, “metalli”, “materiali magnetici”), 9 (“nuclei magnetici”, “componenti induttivi”, “cavi per motori e conduttori elettrici”) e 17 (“guaine isolanti per l’avvolgimento di cavi elettrici”).

L'esaminatore dell’Ufficio ha respinto tale domanda sulla base dell'art. 7(1)(b) RMUE per assenza di carattere distintivo, sottolineando come “nel caso di un colore specifico, l'esistenza di un carattere distintivo anteriormente a qualsiasi utilizzazione potrebbe ipotizzarsi solamente in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali venga richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato ed il mercato pertinente molto specifico” (Causa C-104/01, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau), circostanze asseritamente non presenti nel caso di specie.

Magnetec ha quindi proposto ricorso contro tale decisione, con contestuale richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi della propria domanda di marchio. La Commissione di Ricorso ha tuttavia respinto anche suddetta richiesta, ritenendola inammissibile in quanto non sufficientemente chiara e aggiungendo che il colore non potesse comunque avere alcun carattere distintivo per i prodotti rivendicati.

Magnetec, con ricorso ai sensi dell'art. 263 TFUE, ha pertanto impugnato innanzi al Tribunale dell’Unione Europea la decisione della Commissione di Ricorso, chiedendone l'annullamento.

Il Tribunale, con sentenza del 5 ottobre 2022, ha deciso per l’annullamento della decisione, ritenendo i) che la richiesta di limitazione di Magnetec dovesse essere considerata ammissibile, e ii) che il marchio fosse sufficientemente distintivo per i prodotti rivendicati, considerando in particolare il pubblico di riferimento specializzato a cui questi erano rivolti.

Sul primo punto, il Tribunale ha ricordato come una limitazione dei prodotti o servizi non possa essere accettata qualora comporti un'incertezza giuridica sull'ambito di protezione del marchio, precisando però che specificare la destinazione di un prodotto o di un servizio possa essere rilevante per valutare l’ammissibilità della limitazione stessa.

Tale specificazione è esattamente ciò che avvenuto nel caso di specie: Magnetec ha infatti provveduto a modificare la propria domanda sostituendo, ove necessario, il termine “in particolare” con “ossia”, aggiungendo inoltre precisazioni circa la natura e lo scopo dei prodotti rivendicati, rendendo quindi la propria richiesta priva di ambiguità.

Sul secondo punto, Il Tribunale ha ricordato che per costituire un marchio registrabile dall'EUIPO, “i colori o le combinazioni di colori devono soddisfare tre condizioni: (1) devono costituire un segno; (2) il segno deve poter essere rappresentato graficamente; (3) il segno deve poter distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

Quanto sopra deve però necessariamente porsi in relazione al pubblico di riferimento. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che la decisione della Commissione non fosse correttamente motivata: essa faceva infatti riferimento solamente a parte dei prodotti rivendicati in classe 9 per cui la percezione da considerarsi doveva essere quella di un pubblico specializzato, limitandosi invece ad evidenziare come per i restanti prodotti il pubblico di riferimento dovesse ritenersi “più vasto”.

Tale definizione non è stata ritenuta sufficientemente chiara per definire se i prodotti rimanenti fossero destinati al grande pubblico o a un pubblico professionale meno limitato, tralasciando qualsiasi considerazione in merito al carattere distintivo in relazione al pubblico di riferimento.

Avendo quindi la Commissione non sufficientemente e chiaramente definito il pubblico di riferimento, il Tribunale ha annullato la decisione per violazione dell’art.7(1)(b) RMUE in merito alla valutazione del carattere distintivo, e per violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 94(1) RMUE.

La sentenza in commento, pur ribadendo come i marchi di colore possano essere registrati solamente in via eccezionale, sottolinea come il punto centrale riguardi la valutazione del carattere distintivo, che deve essere determinato non in termini astratti, ma piuttosto tenendo conto dei prodotti/servizi rivendicati e dei consumatori interessati.