Il rapporto tra NFT e la tutela dei marchi: il caso Juventus

Il Tribunale di Roma si è di recente pronunciato in merito alla richiesta di inibitoria avanzata con ricorso cautelare da parte della Juventus Football Club S.p.a. a tutela dei propri segni distintivi ed in particolare dei due marchi denominativi “Juve” e “Juventus” e del marchio figurativo costituito dalla “maglia a strisce verticali bianco e nere con due stelle sul petto”.

La Juventus lamentava la violazione dei diritti sui propri marchi da parte di una società che aveva creato delle carte da gioco digitali sotto forma di NFT (non fungible token) che riproducevano, senza autorizzazione, i segni distintivi in questione. Nello specifico, le cards riportavano la figura di un ex calciatore, il quale aveva concesso l’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine alla resistente, mentre indossava la maglia della Juventus, oltre che l’indicazione della squadra. Per tali ragioni, la società bianconera chiedeva al Tribunale di Roma di inibire la resistente dalla ulteriore produzione, commercializzazione e vendita degli NFT recanti i marchi di titolarità della Juventus, di ordinare il ritiro dal commercio e fissare una penale nel caso di ritardo nell’adempimento, oltre a ordinare alla società resistente di fornire informazioni utili a identificare i soggetti coinvolti nella produzione del prodotto.

A propria difesa, la resistente chiedeva il rigetto della domanda cautelare eccependo sia l’assenza del requisito del periculum in mora sia il proprio diritto all’utilizzo e commercializzazione delle cards derivante dall’acquisizione dei diritti d’immagine dell’ex calciatore. In via subordinata, rilevava come i marchi della ricorrente non fossero registrati nella categoria dei prodotti virtuali downloadabili.

Il Tribunale anzitutto ha rilevato come i titoli azionati dalla ricorrente fossero notori e comunque tutelabili poiché registrati nella classe 9 della Classificazione di Nizza (con l’espressa indicazione che la domanda ricomprendeva anche prodotti non inclusi specificatamente in tale elenco e inerenti a pubblicazioni elettroniche scaricabili). Il Tribunale ha altresì ritenuto sussistente il periculum in mora considerando che il prodotto della resistente, venduto tramite una piattaforma online dal 7 aprile 2022 al 4 maggio 2022, risultava, al momento della proposizione del ricorso, rivenduto da marketplace sul c.d. mercato secondario.

Con riferimento all’uso delle cards riproducenti le immagini del noto giocatore, il Tribunale non ha ritenuto applicabile l’art. 97 l.a. poiché la pubblicazione dell’immagine non era finalizzata a scopi scientifici o didattici, né era giustificata da un’esigenza pubblica di informazione, essendo gli NFT chiaramente destinati alla vendita commerciale. L’utilizzo dei segni distintivi della Juventus era dunque avvenuto senza l’autorizzazione del titolare dei diritti. Il giudice ha peraltro rilevato come l’utilizzo nelle cards dei simboli del club più seguito in Italia abbia contribuito a dare valore all’NFT e ne abbia accresciuto l’appetibilità in termini commerciali. 

Il Tribunale di Roma ha quindi ritenuto sussistente la violazione dei diritti di marchio della Juventus ad opera della resistente, da cui è derivato un concreto rischio di confusione per il pubblico, il quale avrebbe potuto erroneamente ritenere sussistesse un legame commerciale tra le parti, nonché un pericolo di danno sia in relazione alla volgarizzazione dei marchi che alla lesione dei diritti di sfruttamento dei medesimi.  Inoltre, la condotta della resistente ha integrato anche l’ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi in quanto sono stati riprodotti marchi di terzi, già immessi nel settore degli NFT da parte della titolare, senza alcuna autorizzazione.

Il Tribunale di Roma ha, dunque, disposto l’inibitoria nei confronti della resistente alla produzione, commercializzazione e vendita sia degli NFT che dei contenuti digitali recanti i marchi della Juventus ed ha disposto l’ordine al ritiro dal commercio di tali prodotti, fissando una penale nel caso di ritardo.

La decisione commentata è la prima ingiunzione ottenuta in Italia da parte di un titolare dei diritti in tema di NFT, e conferma come i marchi possano essere tutelati anche con riguardo ad usi non autorizzati in contesti virtuali. Sarà interessante vedere come in concreto la resistente attuerà l’ordine di ritiro dal commercio degli NFT, considerando che si tratta di certificati che una volta creati e inseriti all’interno del sistema blockchain non sono più eliminabili e modificabili, ma solo trasferibili. Non ci resta che attendere gli sviluppi della vicenda che presenta un vero e proprio punto di partenza giurisprudenziale riguardo gli NFT e il mondo blockchain.