TUB: la Corte d’appello si pronuncia sui procedimenti nazionali che impediscono la revoca dell’opt-out

Con ordinanza del 12 novembre 2024, la Corte d’appello dell’UPC ha chiarito che la revoca del c.d. “opt-out” non è consentita quando un procedimento nazionale è stato avviato durante il periodo transitorio. Al contrario, i procedimenti avviati prima del periodo transitorio non possono ostacolare tale revoca (UPC_CoA_489/2023, UPC_CoA_500/2023).

Qui il background del caso. Per il brevetto in questione era stato fatto opt-out 12 maggio 2023, ma l’opt-out era stato revocato il 5 luglio 2023. Lo stesso giorno, la titolare del brevetto (attrice) aveva depositato un’azione per contraffazione e un ricorso cautelare contro la convenuta. Quest’ultima, tuttavia, aveva contestato l’efficacia della revoca, e la divisione locale di Helsinki aveva accolto tale obiezione: la revoca dell’opt-out era stata considerata inefficace a causa di un procedimento nazionale pendente in Germania avviato nel 2020.

L’attrice ha quindi impugnato la decisione sostenendo che, ai sensi dell’art. 83(4) UPCA, la revoca è preclusa soltanto da azioni avviate dinanzi a un tribunale nazionale durante il periodo transitorio, e non prima di esso (come nel caso in questione). In sostanza, quindi, la questione ruotava attorno intorno all’interpretazione dell’art. 83(4) UPCA, secondo cui “Unless an action has already been brought before a national court, proprietors of or applicants for European patents … who made use of the opt-out … shall be entitled to withdraw their opt-out at any moment” (“A meno che non sia già stata avviata un’azione dinanzi a un tribunale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti europei … che si sono avvalsi dell’opt-out … hanno il diritto di revocare il loro opt-out in qualsiasi momento”).

La Corte d’Appello dell’UPC ha concordato con l’attrice che la frase “Unless an action has already been brought before a national court” (“A meno che non sia già stata avviata un’azione dinanzi a un tribunale nazionale”) si riferisce solo alle azioni intentate durante il periodo transitorio di 7 anni durante il quale, ai sensi dell’art. 83(3) UPCA, il titolare del brevetto ha il diritto di rinunciare alla competenza esclusiva dell’UPC. Secondo la CoA, se l’intenzione fosse stata, invece, chiarire che le azioni nazionali pendenti prima del periodo transitorio sarebbero potute continuare senza essere intaccate da quest’ultimo, "sarebbe stata usato il termine ‘continuare invece di ‘avviare’”. Quindi, “i procedimenti avviati prima del periodo transitorio, siano essi ancora pendenti o meno, non ostacolano un’efficace revoca dell’opt-out”.

La Corte d’Appello ha pertanto annullato il provvedimento impugnato e rinviato l’azione per contraffazione e il ricorso cautelare allo stesso collegio del Tribunale di primo grado per la loro prosecuzione.

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