Marchi europei e territorialità del carattere distintivo acquisito con l’uso: una decisione dell’EUIPO.
Con decisione del 2 novembre 2021, la Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso di un’azienda italiana che si era vista rifiutare dall’Ufficio la concessione del marchio europeo denominativo “Aste Telematiche”.
Il marchio in questione era stato richiesto per servizi pubblicitari, comprese vendite all’asta online, servizi relativi ad affari immobiliari, di telecomunicazione e informatici.
Secondo l’esaminatore che aveva respinto la domanda, il segno era inammissibile alla registrazione in quanto intrinsecamente descrittivo dei servizi per cui era stato richiesto e privo di carattere distintivo per il pubblico di lingua italiana. L’art. 7, c. 2 RMUE, infatti, esclude il segno dalla registrazione anche se l’impedimento sussiste solo per una parte del territorio UE.
Il rifiuto era stato ribadito nonostante l’obiezione, documentata, della richiedente che il marchio avesse acquisito capacità distintiva delle sue attività in seguito all’uso nel territorio italiano. L’esaminatore aveva, sul punto, motivato che la documentazione fornita non fosse sufficiente a dimostrare l’acquisita distintività del marchio nei Paesi UE diversi dall’Italia.
La richiedente aveva impugnato la decisione, argomentando che il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso dovesse essere dimostrato solo rispetto al Paese per il quale l’impedimento alla registrazione nel caso di specie asseritamente sussisteva, cioè l’Italia.
La Commissione di Ricorso ha premesso di concordare con la conclusione dell’esaminatore che il marchio denominativo “aste telematiche” sia descrittivo dei servizi di cui si tratta e privo di carattere distintivo intrinseco per il pubblico di lingua italiana.
Ha, tuttavia, osservato che un segno originariamente distintivo può essere registrato come marchio dell’Unione europea, in base all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE – come interpretato dalla giurisprudenza rilevante – se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere.
A tale riguardo, secondo la Commissione l’esaminatore ha erroneamente valutato la prova del carattere distintivo acquistato in seguito all’uso dal punto di vista del pubblico dell’Unione europea nel suo complesso, poiché l’unico Paese rilevante per quella valutazione, nel caso specifico, è l’Italia.
La Commissione ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e ordinato che l’iter di registrazione sia ripreso valutando ex novo le prove presentate relativamente all’acquisto del carattere distintivo del segno nel solo territorio italiano.