Licenza d’uso di marchio, smaltimento delle giacenze e principio di esaurimento (Ord. Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di impresa, 30.4.2015)

(Articolo pubblicato su Diritto 24)

In tema di contraffazione di marchi, il conflitto tra l’acquirente di prodotti da un licenziatario e il titolare del marchio è, di solito, più complesso della controversia “archetipica” tra titolari di marchio e presunti contraffattori, nella quale la relazione è puramente extracontrattuale: vi è, infatti, un elemento di complicazione, rappresentato dai rapporti contrattuali di entrambe le parti con una controparte comune, il licenziatario. Ne rappresenta un esempio l’ordinanza cautelare qui commentata.

Una casa italiana di abbigliamento aveva concesso in licenza l’uso del proprio marchio su orologi ed articoli di bigiotteria a una società francese; per il mercato italiano, quest’ultima si era servita come distributrice della propria filiale locale. Arrivato alla naturale scadenza, il contratto di licenza non era stato rinnovato.

Dopo alcuni mesi, la titolare del marchio si era avveduta che una terza società stava vendendo sul mercato italiano orologi recanti il proprio marchio, riconducibili a giacenze di magazzino rimaste alla distributrice italiana dell’ex licenziataria, ed evidentemente cedute a quella. Giova precisare che il contratto tra titolare del marchio e licenziataria attribuiva alla seconda il diritto di smaltire eventuali giacenze entro 6 mesi dalla cessazione della licenza (periodo di sell-off), con obbligo di distruzione di quelle eventualmente ancora invendute al termine di detto periodo. Le vendite di orologi recanti il proprio marchio lamentate dalla ricorrente si stavano realizzando oltre questo termine.

La titolare del marchio si è, quindi, rivolta alla Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano per chiedere l’emissione di un’inibitoria urgente contro la cessionaria della propria ex licenziataria, per violazione dei propri diritti di marchio e per concorrenza sleale.

Nel costituirsi, la società resistente ha esposto di avere sottoscritto con la licenziataria un regolare contratto di smaltimento dello stock e con la distributrice italiana un contratto di affitto di ramo d’azienda, eccependo la propria estraneità a patti intercorsi tra terzi, cioè tra la titolare del marchio, la sua ex licenziataria e la distributrice italiana. Essa ha poi invocato il principio dell’esaurimento dei diritti sul marchio, rilevando che l’accordo di vendita tra sé e la licenziataria era intervenuto prima del termine sei mesi dalla cessazione del contratto di licenza tra quest’ultima e la ricorrente (più precisamente, a ridosso di quello).

Il principio di esaurimento è quello per il quale il titolare di un diritto di proprietà industriale non può esercitare le facoltà ad esso connesse per opporsi alla circolazione di un prodotto che sia stato immesso nel mercato dal titolare stesso o con il suo consenso (consenso che dev’essere provato da chi eccepisce l’esaurimento). La giurisprudenza italiana tende a ritenere che l’immissione in commercio di prodotti in violazione di limiti previsti dal contratto di licenza non possa dirsi compiuta col “consenso” del titolare. Su questa scia si è posto in astratto anche il Tribunale di Milano.

Il Giudice designato ha osservato che le censure relative all’estraneità della resistente alle vicende contrattuali tra terzi non coglievano nel segno, perché la ricorrente non aveva azionato diritti contrattuali, ma diritti (assoluti) di marchio, lamentando illeciti extra-contrattuali: i rapporti contrattuali a monte venivano in rilievo però come antecedenti di fatto, utili a confermare o escludere il consenso del titolare in relazione al principio d’esaurimento, la vera difesa della resistente.

Così impostata la controversia, la soluzione della stessa sin dall’inizio ha poggiato sulla risposta a un singolo quesito: il termine massimo di sei mesi per lo smaltimento delle giacenze previsto dalla licenza si riferiva alla vendita di quelle giacenze dalla licenziataria a terzi, o alla commercializzazione tout court dei prodotti al consumatore finale, anche da parte di cessionari della licenziataria? Da tale risposta sarebbe dipesa, infatti, quella più a monte sull’esistenza del consenso dell’avente diritto, perché la vendita tra licenziataria e cessionaria era avvenuta prima – sebbene a ridosso – della scadenza del termine in questione.

Il Giudice ha ritenuto che la soluzione corretta, secondo gli ordinari parametri interpretativi dei contratti, fosse la seconda. Ha infatti osservato che, in base a un’interpretazione di buona fede della licenza, la ricorrente si era voluta assicurare contrattualmente che non venissero offerti al pubblico prodotti di precedenti stagioni quale che fosse il rivenditore, perché la vendita di giacenze della stagione passata produrrebbe effetti pregiudizievoli sul prestigio del marchio “a prescindere dalla qualifica soggettiva del distributore”. Agli stessi risultati si perverrebbe esaminando le clausole contrattuali nel loro complesso, poiché, oltre il lasso temporale di sei mesi, il contratto prevedeva l’obbligo della licenziataria di distruggere la merce: scelta questa, secondo il Giudice, indicativa del disinteresse della ricorrente di ottenere una qualche remunerazione dalle giacenze di magazzino e, al contrario, della positiva volontà di non offrire al pubblico prodotti datati.

Pertanto, secondo il Giudice la cessione dello stock di magazzino a ridosso della scadenza dei sei mesi non consentiva alla cessionaria di proseguire a sua volta la commercializzazione oltre quel termine e le rivendite della resistente non sarebbero state coperte dal esaurimento, ma, al contrario, sarebbero state lesive dei diritti di marchio della ricorrente. Ciò anche con riguardo al profilo della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale.

Non è escluso che quest’interpretazione della clausola di sell-off sfavorevole alla cessionaria – e, a giudizio di chi scrive, tutt’altro che scontata – sia stata influenzata dal fatto, rilevato dal Giudice, che quest’ultima fosse molto contigua alla licenziataria, condividendo la sede operativa con la distributrice italiana della seconda e avendo come socio unico un dipendente della stessa; in altre parole, dalla convinzione del Giudice che la licenziataria avesse provato con un artificio ad allungare surrettiziamente il periodo di smaltimento ad essa concesso.

In relazione al periculum, cioè l’urgenza costituente prerequisito di qualsiasi misura cautelare, il Giudice ha osservato che il protrarsi della distribuzione di ingenti quantitativi di prodotti non autorizzati avrebbe determinato danni anche in termini di immagine di difficile reintegrazione. In giurisprudenza, si ritiene che la possibilità di danno irreparabile o difficilmente quantificabile integri tipicamente il periculum cautelare.

Il Giudice ha, quindi, concesso l’inibitoria richiesta, con condanna alle spese del giudizio.