La contraffazione per equivalenti del brevetto: l’orientamento della Cassazione.
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa, con ordinanza del 04.01.2022, sulla nozione di contraffazione per equivalenti, consolidando l’approccio già delineato in precedenza con provvedimento n. 2977 del 7.2.2020, secondo cui la valutazione del requisito dell’equivalenza va effettuato in modo oggettivo attribuendo maggior peso alle rivendicazioni del brevetto. L’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte supera il risalente approccio definito “central definition theory” basato sull’analisi del brevetto nel suo complesso e sull’individuazione, nell’invenzione e nel prodotto contraffattorio, della medesima “idea inventiva” o “idea di soluzione” o “nucleo inventivo protetto” o “cuore dell’invenzione brevettata”.
La causa in esame trae origine da un’azione proposta da una società titolare di un brevetto europeo relativo a un procedimento per la movimentazione di contenitori di tabacco trinciato nei confronti di una società concorrente che avrebbe realizzato macchinari asseritamente in contraffazione con la propria privativa industriale. L’azione era volta a chiedere l’accertamento della contraffazione e il risarcimento del danno oltre le condanne accessorie.
La Corte d’Appello di Venezia, confermando quanto statuito in primo grado, si era pronunciata sulla questione ritenendo non sussistente alcuna contraffazione, nemmeno per equivalenti, dal momento che l’impianto della società concorrente divergeva strutturalmente da quello brevettato non essendo in possesso di alcune delle caratteristiche essenziali rivendicate in sede di registrazione.
La decisione veniva quindi impugnata dal titolare del brevetto, sulla base del fatto che, a suo dire, la Corte d’Appello avrebbe arrestato la propria analisi sul dato letterale delle rivendicazioni, senza verificare se le varianti introdotte dal concorrente fossero o meno equivalenti ai sensi dell’art. 52, comma 3bis, CPI. In base a tale norma, infatti, per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si deve tenere nel dovuto conto “ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni” (c.d. contraffazione per equivalenti).
La Corte di Cassazione ha tuttavia rigettato l’impugnazione proposta, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, ritenendo infatti che il prodotto della società resistente non rappresentasse una sostituzione banale e ovvia dei dispositivi mobili rivendicati nel brevetto della ricorrente, con conseguente non interferenza con i diritti di privativa in capo a quest’ultima. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto “In tema di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalente, ai sensi dell’art. 52, comma 3 bis, del Codice Proprietà Industriale (…), il giudice – chiamato a valutare l’esistenza di un illecito contraffattorio – deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, poi individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato”.