La Cassazione esclude la giurisdizione italiana sulla contraffazione della porzione tedesca di un disegno internazionale

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Il tema della competenza giurisdizionale è da sempre di grande interesse nel settore della proprietà intellettuale. In Italia, la questione più dibattuta in passato è stata quella delle azioni c.d. torpedo in ambito brevettuale, di cui abbiamo parlato tra l’altro qui e qui in questo blog. Recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ne hanno invece discusso in un caso di accertamento negativo della contraffazione di un disegno internazionale (ord. 13504/2023).

La società tedesca Alfa aveva diffidato la connazionale Beta dal commercializzare, in Germania, un rubinetto in asserita violazione di un proprio disegno internazionale, prodotto dalla società italiana Gamma. Quest’ultima aveva quindi agito avanti al tribunale di Milano contro Alfa e la sua consociata italiana per far dichiarare, in sintesi:

1) la nullità della porzione italiana del disegno Alfa;

2) che la produzione e commercializzazione del rubinetto Gamma non costituiva violazione dei diritti di disegno Alfa né atto di concorrenza sleale a danno di quest’ultima;

3) che il comportamento di Alfa costituiva illecita interferenza nel rapporto tra Gamma e la propria distributrice tedesca Beta.

A fronte dell’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata da Alfa per le domande 2 e 3, Gamma ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione per regolamento di giurisdizione, all’esito del quale le Sezioni Unite hanno accolto le doglianze di Alfa. La Corte ha infatti dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano su tutte le domande eccetto la 1 (che non era in discussione). A tale conclusione la Cassazione è pervenuta per le ragioni che seguono.

a.     In base all’art. 4 Reg. UE n. 1215/12, le persone domiciliate in uno Stato membro vanno convenute davanti ai giudici di quello Stato.

b.     Secondo l’art. 7, in alternativa, in materia di illeciti è possibile convenirle davanti al giudice del “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”: Questo, ricorda la Corte:

i)       si applica anche alle azioni di accertamento negativo dell’illecito;

ii)     comprende sia il luogo in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia quello in cui si è concretizzato il danno; ma quest’ultimo è solo il luogo di verificazione dell’evento dannoso ovvero del c.d. “danno iniziale”, per cui:

·       non è possibile invece agire in qualsiasi luogo in cui si siano successivamente risentite conseguenze negative;

·       non si può ritenere in via generale che il danno iniziale si produca presso il domicilio del danneggiato, per il solo fatto che questi ha qui il proprio patrimonio e subirebbe qui il danno conseguente a perdite patrimoniali subite altrove;

·       va applicato il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE in C-523/10 per la contraffazione di marchio, secondo cui la competenza giurisdizionale va attribuita, “sulla base della concretizzazione del danno, ai giudici dello Stato membro in cui il diritto in causa è tutelato”.

c.     In base a entrambe le norme qui sopra, la giurisdizione spetta quindi al giudice tedesco, posto che convenuta è una società tedesca e che questa aveva inviato diffida ad altra società tedesca per la violazione, in Germania, della porzione tedesca del proprio disegno registrato.

d.     Non è invece applicabile la giurisprudenza della CGUE in C-194/16 richiamata da Gamma, in quanto “concernente il caso completamente diverso ― e del tutto peculiare, in ragione del funzionamento della rete Internet ― della lesione dei diritti di una persona giuridica tramite la pubblicazione, su Internet, di dati asseritamente inesatti che la riguardano”. Invece, il danno lamentato da Gamma concerneva l’interferenza nel rapporto contrattuale con la rivenditrice tedesca Beta, asseritamente consumatasi in Germania.

e.     La competenza giurisdizionale del giudice italiano non può essere fondata nemmeno sul fatto che Gamma aveva citato in giudizio anche la consociata di Alfa, e quindi sull’art. 8 del Regolamento. Infatti:

-        in base a questa norma, in caso di pluralità di convenuti domiciliati in Stati diversi, questi possono essere citati assieme davanti al giudice del domicilio di uno solo di essi solo se “tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”;

-        tale stretto collegamento “non esiste quando si tratti di valutare la violazione di differenti porzioni nazionali di uno stesso diritto di proprietà industriale, giacché tali porzioni devono considerarsi dotate di autonomia e quindi valutabili separatamente sulla base di ciascuna legislazione interna, senza il rischio di decisioni tra loro contrastanti (Corte UE 13 luglio 2006, causa C-539/03)”;                                                              

-        non è sufficiente a fondare la giurisdizione di uno Stato la citazione di un “convenuto soltanto fittizio, ma in realtà disinteressato, sulla base di una prospettazione pretestuosa o prima facie infondata”. Nel caso specifico, la consociata italiana di Alfa non aveva azionato né vantato alcun diritto sulla porzione tedesca del disegno di Alfa, per cui non sussisteva “alcuna plausibile ragione” del suo coinvolgimento nell’accertamento negativo della violazione di della porzione tedesca del disegno di Alfa.

Da qui, come detto, la conclusione di difetto di giurisdizione del giudice italiano eccetto che per la domanda di accertamento negativo della porzione italiana del disegno internazionale registrato di Alfa, che in effetti non era in discussione.