Invalidità del disegno comunitario per conflitto con un marchio precedente: Crocs vince innanzi all’UAMI

Lo scorso dicembre, la Divisione di Annullamento dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) ha dichiarato la nullità – con decisione ancora appellabile – del disegno comunitario n. 2222463-001 inerente a prodotti calzaturieri registrato nell’ aprile 2013 dalla portoghese Orsosandles Lda (immagine qui sotto); all’inizio del 2014, infatti, la statunitense Crocs Inc., società produttrice delle celebri calzature colorate, aveva proposto innanzi all’Ufficio domanda di nullità contro il disegno sulla base di un suo marchio nazionale anteriore: il marchio figurativo svedese n. 400514, registrato nel gennaio 2009 (immagine più in basso).

Nello specifico, la ricorrente allegava l’invalidità del suddetto disegno per mancanza di novità, contestando la violazione dell’art. 25, 1 co., let. e), del Regolamento Europeo sui Disegni Comunitari – norma corrispondente all’art. 43 comma 1 lett. a) del nostro Codice della Proprietà Industriale (per i modelli nazionali) – e indirettamente della legge nazionale svedese in materia di marchi: tale norma stabilisce che l’Ufficio può dichiarare nullo un disegno comunitario che utilizzi un segno distintivo il cui uso sia vietato dal diritto comunitario o dal diritto dello Stato cui quel segno è soggetto (nella fattispecie, appunto la legge svedese).

Ne è, dunque, seguita decisione di annullamento dell’UAMI, che, in applicazione della normativa svedese in materia di marchi, ha ritenuto che la precedente registrazione del marchio nazionale svedese rendesse invalido il disegno comunitario per l’affinità ed anzi identità dei prodotti e servizi per cui, rispettivamente, il marchio anteriore e il modello erano stati registrati, per la somiglianza tra il segno distintivo anteriore e il segno usato nel modello, e per il conseguente rischio di confusione.

La divisione Annullamento ha, in particolare, rilevato che, perché ci sia “uso” del segno altrui nel modello non è necessario che il modello riproduca interamente e dettagliatamente il segno anteriore, specie se le eventuali omissioni/aggiunte di dettagli sono di secondaria importanza ed è improbabile che siano in concreto percepite dal pubblico di riferimento: basta che marchio e modello siano simili. Ciò è esattamente quanto accadrebbe nel caso in esame – ha sostenuto l’UAMI – perché il modello impugnato e il marchio anteriore presenterebbero entrambi una serie di fori sulla tomaia tra loro equivalenti, una soletta interna dalla superficie alveolata sostanzialmente identica, e un cinturino e dispositivi di fissaggio ancora una volta equivalenti.

Da evidenziare, in fine, che la Divisione di Annullamento, pur essendosi già espressa per l’invalidità del disegno comunitario opposto sulla base della normativa sopracitata, abbia rilevato – come obiter dictum – il fatto che la ricorrente fosse, in realtà, anche titolare di un corrispondente marchio comunitario (non azionato in quella sede in quanto oggetto di autonoma opposizione, rigettata solo in un momento successivo), in forza del quale il disegno opposto sarebbe comunque risultato nullo.