Il Tribunale UE sulla tutela dello “smile” di McCain come marchio 3d

Una recente sentenza del Tribunale UE (causa T‑553/21) si è pronunciata in tema di decadenza di marchio ed ha chiarito quali sono gli elementi che il titolare di un marchio deve fornire per provarne l’uso effettivo.

Questo l’antefatto della vicenda: in data 9 agosto 2000, la società leader nella produzione di patate surgelate McCain GmbH (“McCain”) aveva depositato presso l’EUIPO la domanda di registrazione di marchio riproducente un volto a forma di smile, come sotto riportato:

La registrazione era stata ottenuta per prodotti nella classe 29 (“Crocchette di patate precotte e prodotti a base di purè di patate congelati”).

Nel 2018 la società tedesca Agrarfrost GmbH & Co. KG Inc (“Agrarfrost”) aveva presentato all’EUIPO una domanda di decadenza del marchio ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 (EUTMR), rilevando che non era stato oggetto d’uso effettivo per i prodotti d’interesse per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Nel 2020 la domanda di decadenza veniva respinta dalla Divisione di Annullamento. Tale decisione veniva poi confermata dalla Quinta Commissione di Ricorso EUIPO (la “Commissione”). La Commissione, in particolare, riteneva che, sulla scorta delle prove allegate da McCain, fosse dimostrato l’effettivo uso del marchio in conformità alla registrazione durante il periodo rilevante.

Avverso tale decisione Agrarfrost proponeva ricorso innanzi al Tribunale dell’Unione Europea (“il Tribunale”) per chiedere l’annullamento della decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO.

Il Tribunale, con decisione del 14 dicembre 2022, ha anzitutto premesso che, per evitare la decadenza di un marchio, sul titolare incombe l’onere di provarne l’uso effettivo, allegando tutti quei fatti e circostanze che possano provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale. In particolare, nel valutare l’effettivo uso del marchio, il Tribunale ha ritenuto che sia necessario prendere in considerazione la natura dei prodotti e/o servizi nonché l’ampiezza e la frequenza dell’impiego del marchio ed ha altresì chiarito che la ratio di tale apprezzamento non è valutare il successo commerciale o la strategia economica di un’impresa bensì verificare che il marchio assolva la sua funzione essenziale, cioè “quella di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco sul mercato”.

Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente accertato l’uso effettivo del marchio tridimensionale in questione per i prodotti in classe 29 sulla base delle allegazioni fornite da McCain. A riguardo, la Commissione aveva constatato che il volto sorridente era riprodotto sia in numerose campagne pubblicitarie sia sugli imballaggi dei surgelati. Inoltre, in replica alla contestazione di Agrarfrost secondo cui la forma rappresentativa dal marchio contestato è largamente utilizzata nel settore alimentare e dunque inidonea ad assolvere ad indicazione d’origine commerciale, la Commissione aveva chiarito che i prodotti a base di patate surgelate sono generalmente presenti sul mercato sotto altre forme (bastoncini, dischi, cunei) e, comunque, da uno studio di mercato condotto da McCain è emersa l’assenza nel periodo di riferimento di prodotti surgelati realizzati in modo identico o simili.

Il Tribunale ha poi verificato se il marchio contestato venisse riprodotto in una forma diversa da quella di registrazione, come sostenuto da Agrarfrost. Sul punto, quest’ultima ha in primis evidenziato che la registrazione era stata effettuata in bianco e nero, mentre la confezione dei prodotti e le campagne pubblicitarie raffiguravano la faccina sorridente di un colore giallo oro, ciò determinando una alterazione del carattere distintivo del marchio. Non solo, tale faccina appariva sulla confezione in combinazione con l’elemento denominativo "smiles", come suo mero elemento rafforzativo.

Il Tribunale ha respinto entrambi gli argomenti di Agrarfrost, chiarendo che la mera aggiunta di un colore non altera il carattere distintivo del marchio in quanto la forma della faccina sorridente rimane la stessa della registrazione. Inoltre, secondo il Tribunale, l'aggiunta della componente verbale “smiles” non ha impedito al pubblico di riferimento di percepire la forma del marchio contestato, che è rimasta identica, come un'indicazione dell'origine dei prodotti interessati.

Per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ha rigettato il ricorso condannando Agrarfrost al pagamento alle spese del giudizio.