Il Tribunale UE sul carattere distintivo del marchio 3D raffigurante i Moon Boot

di Elena Martini e Francesca Perotti

In data 2 agosto 2011, Tecnica Group Spa (la “ricorrente”) ha depositato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) domanda di registrazione del marchio per il seguente segno tridimensionale, per le classi di prodotto e servizi nn. 18, 20 e 25 (sostanzialmente cuoio, borse valigie; mobili; abbigliamento e calzature):

A seguito della registrazione del marchio, avvenuta il 20 marzo 2012, la società Zeineu Gmbh ha agito contro la ricorrente innanzi al Tribunale di Venezia, per ottenere la dichiarazione di non contraffazione del marchio in questione da parte di proprie calzature analoghe al prodotto ivi raffigurato. Il Tribunale di Venezia, con decisione del 22 novembre 2016, confermata più tardi dalla Corte di Appello, ha respinto il ricorso e ritenuto sussistere un rischio di confusione tra il marchio contestato e le calzature Zeineu.

In data 17 maggio 2017, Zeineu ha quindi depositato presso l’EUIPO domanda di dichiarazione di nullità del marchio di Tecnica. Con decisione del 28 marzo 2019, l’EUIPO ha parzialmente accolto la domanda dichiarando la nullità del marchio per i soli prodotti della classe 25 (abbigliamento e calzature) per carenza di carattere distintivo. La decisione è stata poi confermata dalla Commissione di Ricorso EUIPO.

La ricorrente, quindi, ha presentato ricorso avverso tale decisione innanzi al Tribunale dell’Unione Europa, ricorso che è stato rigettato con la decisione in commento, per le motivazioni che seguono.

Il Tribunale ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo1, lett. b) del Regolamento 207/2009, non è ammessa la registrazione di marchi privi di carattere distintivo. Il carattere distintivo di un marchio presuppone che lo stesso permetta di indentificare l’origine dei prodotti e/o dei servizi in questione, consentendo al pubblico di riconoscerli e distinguerli sul mercato da quelli di altre imprese. Tale carattere distintivo deve quindi essere valutato tenendo conto sia dei prodotti e servizi per cui è stata richiesta la registrazione sia della percezione del pubblico di riferimento.

In accordo con quanto recentemente ricordato con riferimento al marchio Volkswagen raffigurante il noto camioncino “Bulli”, di cui abbiamo parlato qui  in questo blog, il Tribunale sottolinea peraltro che, quando si tratta di marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del prodotto stesso, privo di qualsiasi elemento grafico o testuale, risulta più difficoltoso stabilire il carattere distintivo; ciò in quanto il consumatore medio ha la tendenza a non fare supposizioni sull’origine dei prodotti e/o servizi sulla base della mera forma, in assenza di qualsiasi elemento testuale o grafico. In concreto, quindi, un marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del prodotto è dotato di carattere distintivo solo se si discosta significativamente dalle forme abituali del settore.

Nel caso di specie, il Tribunale UE conclude che correttamente l’EUIPO ha escluso il carattere distintivo intrinseco del marchio in questione, posto che, sulla base delle prove depositate dalle parti e di elementi notori, ha accertato che la forma del marchio contestato non si discosterebbe significativamente dalla forma comune di scarponi da doposcì. La Commissione Ricorsi EUIPO, sottolinea il Tribunale, ha infatti basato la propria conclusione in tal senso sull’esistenza di un certo numero di prodotti simili presenti sul mercato che la stessa ricorrente aveva indicato come anteriori al proprio marchio.

Nel rigettare ulteriori doglianze della ricorrente, il Tribunale afferma peraltro che la decisione della Commissione Ricorsi EUIPO non poteva essere censurata nemmeno per omessa valutazione del carattere distintivo acquisito dal marchio (c.d. “secondary meaning”), poiché la ricorrente non aveva fatto debitamente valere in giudizio tale difesa; né per omessa valutazione delle sentenze di Tribunale e Corte d’Appello di Venezia, che non avevano accertato l’esistenza del carattere distintivo del marchio essendosi limitate a pronunziarci sulla domanda di non contraffazione di Zeineu.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso, con una decisione che apparentemente va in senso contrario a quella del Volkswagen Bulli, ma che sembrerebbe in realtà estremamente dettata dalle prove e difese esposte dalla ricorrente in concreto.

(Per completezza, ricordiamo che ai Moon Boot Tecnica riprodotti nel marchio è stata accordata tutela di diritto d’autore dal Tribunale di Milano nel 2016: si veda la relativa decisione qui in questo blog).