Il Tribunale di Torino conferma Wheeltrims: è illecito riprodurre il marchio della casa sui copricerchi non originali

Con due ordinanze cautelari (di primo grado e di reclamo), il Tribunale delle Imprese di Torino ha confermato la dottrina Wheeltrims sulla riproduzione del marchio della casa automobilistica sui copricerchi per auto non originali.[1]

Un noto gruppo automobilistico aveva scoperto sul mercato europeo copricerchi per propri modelli di autovettura prodotti da un’azienda del torinese, riproducenti l’originale anche nel dettaglio del marchio della casa, posto al centro.

Lamentando la contraffazione di propri marchi europei registrati, tra l’altro, per parti di automobili, le case coinvolte hanno chiesto al Tribunale delle Imprese di Torino tutela urgente contro il produttore dei copricerchi in questione.

Il giudice torinese ha disposto il sequestro dei copricerchi, degli stampi e della relativa documentazione commerciale presso l’azienda e ha emesso un’inibitoria dalla loro fabbricazione e commercio su tutto il territorio della UE, ordinando il ritiro dal mercato di quelli presenti presso la rete distributiva. Infine, ha ordinato la pubblicazione del provvedimento su una nota rivista italiana di autovetture e sul sito dell’azienda.

Il reclamo proposto dall’azienda contro l’ordinanza è stato rigettato dallo stesso Tribunale.

L’azienda si era difesa sostenendo che il ricambista indipendente deve poter riprodurre l’intero componente originale, marchio compreso, per offrire al consumatore che intenda sostituire il pezzo una vera alternativa all’originale della casa; diversamente, ne verrebbe danneggiata la libera concorrenza nel c.d. aftermarket.

Secondo questa tesi, il marchio apposto sul componente automobilistico non svolgerebbe funzione di indicazione d’origine (distintiva), ma una funzione mista, ornamentale e descrittiva. La riproduzione del marchio automobilistico sul componente fabbricato dal ricambista, pertanto, non costituirebbe contraffazione, non andando a pregiudicare la funzione tipica del marchio.

L’azienda aveva anche documentato che, nella comunicazione commerciale, il carattere non originale dei copricerchi di sua produzione era sempre espressamente indicato.

Questa difesa, tuttavia, è stata completamente respinta dai giudici torinesi.

Questi hanno ricordato che la Corte di Giustizia UE in Wheeltrims aveva già escluso che, per giustificare l’uso del marchio altrui sui propri prodotti, un produttore di ricambi e accessori per auto possa invocare la c.d. “eccezione di riparazione”: quest’ultima si applica solo nel campo dei disegni e modelli registrati e permette la riproduzione dell’eventuale modello registrato di un copricerchio.

La disciplina del marchio, secondo la Corte del Lussemburgo, è autosufficiente e contiene già in se specifiche norme che garantiscono l’equilibrio tra l’esclusiva del titolare del segno e l’esigenza di tutelare la concorrenza.

Su queste premesse, il Tribunale ha osservato: che le funzioni tipiche del marchio sono quella distintiva, di garanzia qualitativa e pubblicitaria; che l’ordinamento le tutela riservandone l’uso esclusivo al titolare; che l’unica eccezione a quest’esclusiva sono le limitazioni derivanti, per i marchi europei, dall’14 Reg. 1001/2017 (corrispondente al 21, co. 1, CPI per i marchi italiani). Queste norme consentono l’uso c.d. atipico del segno altrui, purché conforme a correttezza professionale.

In questa cornice, il Tribunale ha escluso che un marchio apposto su un copricerchio possa svolgere pura funzione descrittiva, cioè di indicazione della destinazione del copricerchio a un determinato modello di vettura. Questa potrebbe essere svolta, semmai, dal marchio apposto sulla confezione o sulle istruzioni, ma non sul componente, dove l’uso non appare più necessario rispetto allo scopo ed è, quindi, ingiustificato se fatto da terzi.

D’altra parte, secondo i giudici torinesi anche riconoscere all’uso del marchio sul copricerchio un’eventuale funzione estetico-ornamentale non esclude di per sé che esso svolga anche quella distintiva.

L’uso su copricerchi-replica di segni identici ai marchi delle case, registrati per la medesima categoria di prodotti, costituisce, allora, contraffazione per “doppio identico”, generando l’impressione di un collegamento tra il prodotto non originale e l’imprenditore titolare del marchio. È, invece, ammessa la commercializzazione di copricerchi-replica non recanti alcun marchio o recanti solo quello del produttore.

Esaurita la fase sommaria, sulla controversia attualmente è in corso giudizio ordinario davanti allo stesso Tribunale delle Imprese di Torino.

[1] CGUE, ordinanza 06/10/2015, C-500/14, Ford Motor Company; la domanda di pronuncia pregiudiziale era stata proposta alla Corte di Giustizia dal Tribunale delle Imprese di Torino; la causa è stata poi decisa nel merito dal medesimo Tribunale con sentenza n. 6004/2016, confermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 555/2019.