Il Tribunale di Torino ribadisce: le capsule di Caffè Vergnano non violano i diritti di brevetto e marchio di Nestlè.
È stata pubblicata ieri 27 giugno l’ordinanza cautelare della Sezione Specializzata in Proprietà intellettuale del Tribunale di Torino con cui è stato integralmente confermato il provvedimento del 13 maggio scorso nel procedimento tra Nestlè e Vergnano, di cui avevamo parlato già qui in questo blog.
Come è noto, la vertenza riguarda la commercializzazione, da parte di Vergnano, di capsule compatibili con le macchine per il caffè Nespresso e identificate dal marchio Èspresso 1882. Nestlè affermava in sostanza che la commercializzazione di tali cialde violasse i propri diritti di brevetto sulle relative macchine per il caffè nonché il proprio marchio Nespresso, oltre a costituire atto di concorrenza sleale e pubblicità comparativa illecita. Ad essa si opponeva Vergnano, contestando le affermazioni avversarie ed ottenendo nella prima fase cautelare una pronuncia ad essa largamente favorevole, poi reclamata tuttavia da entrambe le parti con reclami entrambi rigettati dalla decisione in commento. (…)
In rinnovato accoglimento della quasi totalità delle difese di Vergnano, e in rigetto del reclamo di Nestlè, il Collegio ha confermato e precisato la decisione del primo Giudice, escludendo la contraffazione brevettuale sull’assunto che: i) nessuno dei brevetti Nestlè riguarda le capsule in questione (c.d. contraffazione diretta); ii) queste ultime non sono dirette univocamente a realizzare la contraffazione dei brevetti Nestlè (c.d. contraffazione indiretta); iii) l’uso delle capsule da parte degli utenti finali che hanno acquistato le macchine brevettate Nespresso non costituisce contraffazione, per cui la vendita di tali capsule agli utenti medesimi non può essere considerata un concorso nella contraffazione (c.d. “contributory infringement”).
Quanto poi alle questioni di marchio, pure è stata confermata la prima ordinanza laddove essa ha escluso che il marchio “Èspresso 1882” di Vergnano possa costituire contraffazione del marchio “Nespresso” di Nestlè: entrambi infatti, dice il Tribunale, comprendono il termine descrittivo “espresso” che di per sé non è monopolizzabile, e il marchio di Nestlè vi accompagna il suffisso “N” che il marchio di Caffè Vergnano invece non utilizza, con esclusione di qualsiasi rischio di confusione.
Il Collegio ha invece rigettato il reclamo di Vergnano, confermando anche su questo punto la prima ordinanza (questa volta in favore di Nestlè), laddove ha ribadito che Vergnano ha violato il marchio “Nespresso” nell’usarlo nel proprio claim pubblicitario “Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso”: in sostanza, secondo il Tribunale, usando il marchio Nespresso anziché gli specifici nomi delle macchine in questione, Vergnano ha ecceduto i limiti in cui è consentito usare il marchio altrui in funzione descrittiva, che richiedono che tale uso sia “necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio”, ovvero sia l’unico mezzo per fornire un’informazione completa sulla compatibilità del prodotto con quello recante quel marchio. Il Collegio dà peraltro conto del fatto che, in adempimento dell’ordine di modifica di tale claim già impartito con la prima ordinanza (peraltro con fissazione di penale e ordine di pubblicazione della prima decisione), Vergnano aveva già provveduto a modificare la dizione indicando i precisi modelli di macchine interessate dalla compatibilità delle sue cialde.