Con sentenza del 20 gennaio 2021 (disponibile in inglese qui), il Tribunale dell’UE (causa T-253-20) ha affermato che lo slogan “It’s Like Milk, But Made for Humans” è dotato di un minimo carattere distintivo ai sensi dell’art. 7.1 (b) del Regolamento n. 2017/1001, idoneo quindi a renderlo registrabile come marchio.

La registrazione del marchio in questione era stata richiesta dalla Oatly AB, società svedese produttrice di sostituti del latte a base di avena. Tuttavia, l’EUIPO aveva rifiutato tale registrazione per alcune categorie di prodotti, inclusi nelle classi 29 (sostituti del latte), 30 (prodotti a base di avena) e 32 (bevande e in particolare bevande a base di avena) della Classificazione di Nizza. L’EUIPO aveva sostenuto che il marchio richiesto fosse carente di capacità distintiva per i prodotti in questione.

La Oatly AB aveva perciò impugnato la decisione dell’esaminatore davanti alla Commissione di ricorso dell’EUIPO. Tuttavia, anche la Commissione di ricorso aveva ritenuto che il marchio richiesto fosse carente di capacità distintiva. In particolare, secondo la Commissione di ricorso il marchio richiesto sarebbe stato percepito dai consumatori come uno slogan promozionale elogiativo, piuttosto che un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti. Il marchio richiesto, infatti, sarebbe stato solamente idoneo a indicare gli aspetti positivi dei beni per cui era stata chiesta la protezione e, in particolare, il fatto che tali beni fossero simili ai derivati del latte animale ma, a differenza di questi, specificamente realizzati e adatti per il consumo umano. Tale fatto, unitamente alla lunghezza della denominazione, avrebbe impedito che venisse percepito come marchio dai consumatori. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione di ricorso aveva pertanto affermato che, al di là del suo significato promozionale, l’espressione “It’s Like Milk, But Made for Humans” non fosse idonea a svolgere la funzione di marchio riguardo ai prodotti in questione essendo priva di capacità distintiva ai sensi dell’articolo 7.1 (b) del Regolamento n. 2017/1001

Avverso tale decisione, la Oatly AB aveva adito il Tribunale dell’UE invocando la violazione dell’art. 7.1 (b) del Regolamento n. 2017/1001, per aver la Commissione di ricorso errato nella valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto.  

Preliminarmente, il Tribunale ribadisce che secondo costante giurisprudenza si considerano segni privi di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7.1 (b) del Regolamento n. 2017/1001,  quelli che “non sono idonei ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire in tal modo al consumatore che acquisti il prodotto o il servizio designato dal marchio di effettuare, in occasione di un successivo acquisto, la medesima scelta, qualora l’esperienza lo abbia soddisfatto, oppure una scelta diversa, nell’ipotesi contraria”. Inoltre, il Tribunale dell’UE precisa che è pacifico che un carattere minimamente distintivo del marchio è sufficiente a precludere l’applicazione dell’impedimento assoluto di cui all’art. 7.1 (b) del regolamento in questione[1].

Ciò premesso, il Tribunale afferma che la registrazione dei marchi costituiti da indicazioni utilizzate come slogan promozionali, da indicazioni di qualità o da espressioni che incitano all’acquisto di prodotti o servizi cui il marchio si riferisce non è esclusa in forza di tale utilizzo. Inoltre, per la valutazione del carattere distintivo di tali marchi, non si deve far ricorso a criteri più rigorosi rispetto a quelli applicabili ad altre tipologie di marchio. In conclusione, la connotazione elogiativa di un marchio denominativo non impedisce che questo possa essere adatto a garantire ai consumatori la provenienza di un bene o un servizio da esso contrassegnati: “un tale marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi”. Pertanto, un marchio consistente in uno slogan promozionale può essere dotato di carattere distintivo laddove, accanto alla sua funzione promozionale, possa essere percepito immediatamente dal pubblico di riferimento come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi.

Alla luce di tale principio, Il Tribunale verifica se il marchio “It’s Like Milk, But Made for Humans” sia dotato o meno di carattere distintivo, osservando al riguardo che la congiunzione “but” al centro della frase genera l’idea di una opposizione tra la prima parte del marchio (“it’s like milk”) e la seconda (“made for humans”). Tale marchio, quindi, trasmette non solo l’idea che i prodotti oggetto di protezione siano simili al latte e siano destinati al consumo umano, ma anche l’idea che il latte invece non lo sia; il marchio in questione contesta quindi l’idea comunemente accettata che il latte sia un elemento chiave della dieta umana. Secondo il Tribunale, tale marchio trasmette così al pubblico di riferimento un messaggio facile da ricordare e idoneo a distinguere i beni del richiedente da quelli che hanno una diversa origine commerciale.

In conclusione, il Tribunale, ritenendo che la Commissione dei ricorsi abbia errato nell’affermare che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7.1 (b) del Regolamento n.2017/1001, accoglie il ricorso presentato dalla Oatly AB e annulla la precedente decisione, confermando quindi la registrabilità come marchio dello slogan “It’s Like Milk, But Made for Humans”.

[1] Sul tema v. anche la recente sentenza del 24 marzo 2021 del Tribunale dell’UE (causa T-93/20) in relazione al marchio denominativo “WINDSOR – CASTLE”, commentata qui nel nostro blog.