Sotto accusa anche il marchio iBooks di Apple

Non c’è pace per i marchi di Apple. Dopo le cause contro “App Store” e “iCloud” di cui abbiamo parlato qui e qui in questo blog, ora al centro del mirino c’è il marchio “iBooks”, adottato dall’azienda di Cupertino per contraddistinguere la propria applicazione per iPad e iPhone con cui è possibile navigare tra i libri elettronici dell’iBookstore (come in una libreria virtuale) e quindi scaricare e leggere i libri direttamente sul device.

Ad agire in giudizio contro Apple sono questa volta tre aziende dell’editore statunitense John T. Colby, il quale, stando a quanto si legge nel complaint, nel 1999 acquistò gli asset di diverse aziende dell’editore newyorkese Byron Press tra cui la “ibooks, Inc.” che usava i marchi “ibooks” e “ipicturebooks” sin dal 1999 per libri cartacei e dal 2000 per libri elettronici. Colby avrebbe poi continuato ad utilizzare tali marchi per contraddistinguere i propri libri, ciò da cui deriverebbero i diritti delle attrici sul marchio “ibooks” e la violazione del medesimo da parte di Apple. (…)

Le attrici rilevano in particolare che, benchè Apple in passato usasse il marchio “iBook” per identificare i propri computer, essa non ha tuttavia mai, prima del lancio dell’iPad nell’aprile 2010, utilizzato tale segno per contraddistinguere libri elettronici ovvero applicazioni relative a tali libri; nè Apple ha mai contestato l’uso dei marchi “ibooks” e “ipicturebooks” da parte di Press prima e Colby poi in relazione ai loro libri, a testimonianza, dicono le attrici, della diversità dei prodotti in questione che determinava la non interferenza tra i due marchi in questione.

Secondo la prospettazione attorea, Apple sarebbe peraltro ben conscia del fatto che l’ambito di protezione del suo anteriore marchio “iBook” è molto ristretto e non si estende a prodotti come libri / librerie / biblioteche o relative applicazioni: tant’è che per poter registrare il marchio “iBook” per i propri notebook, Apple al tempo dovette concludere un accordo di coesistenza con la Family Systems che aveva depositato in precedenza un identico marchio in relazione ad un software per la creazione di libri elettronici interattivi. Successivamente, nel febbraio 2010, Apple acquistò il marchio iBook di Family Systems, ma anziché continuare ad utilizzarlo per il software di quest’ultima, iniziò ad usarlo per identificare la propria applicazione e libreria elettronica; ciò, secondo le attrici, renderebbe inefficace il trasferimento del marchio in quanto si tratterebbe di un “assignment in gross” (ovvero trasferimento del marchio senza il relativo avviamento) che non consentirebbe a Apple di fondare i propri diritti su tale marchio.

In tale contesto, secondo le attrici sarebbe evidente la malafede di Apple che, quattro giorni dopo essere stata avvertita dalle attrici dei diritti di queste ultime sul marchio “ibooks”, nel maggio 2010, avrebbe chiesto una modifica del marchio registrato “iBook” acquistato da Family Software per farlo trasformare in “iBooks”, e avrebbe depositato documentazione relativa al proprio uso del marchio “iBooks” senza specificare che ne stava facendo un uso completamente diverso da quello fatto in precedenza da Family System. Tutto ciò, dicono le attrici, è stato fatto da Apple sostanzialmente ad uso e consumo del procedimento contro di loro.

L’uso fatto da Apple del marchio “iBooks”, concludono le attrici, ha ora per sempre collegato tale marchio a Apple nella mente dei consumatori, a danno delle attrici medesime a cui è stato impedito di sfruttare il proprio marchio (peraltro in un momento di grande crescita del mercato dei libri elettronici), marchio di cui Apple avrebbe in sostanza distrutto il valore. Poichè l’uso del marchio in questione da parte di Apple costituirebbe inter alia falsa designazione di origine, contraffazione di marchio e ingiustificato arricchimento ai danni delle attrici, queste hanno quindi chiesto che Apple sia inibita dall’utilizzare il marchio e sia condannata a risarcire i danni ad esse cagionati, da calcolare sulla base di, tra l’altro: il valore di mercato del marchio “ibooks”; la royalty ragionevole che Apple avrebbe dovuto pagare alle attrici per l’uso del marchio in questione; i profitti persi dalle attrici; i costi in cui le attrici incorreranno per realizzare una idonea pubblicità “correttiva” che spieghi ai consumatori che il marchio “ibooks” è loro e non di Apple. Le attrici hanno chiesto anche la condanna di Apple a danni punitivi per avere questa asseritamente violato i diritti delle attrici in modo doloso.