Sentenza della CGUE: Elio Fiorucci ha diritto di vietare alla cessionaria Edwin la registrazione del proprio nome come marchio

Si è chiusa con una decisione favorevole allo stilista italiano Elio Fiorucci la vertenza in tema di marchi contro la giapponese Edwin Co. Ltd, a cui nel 1990 la Fiorucci S.p.A. aveva ceduto tutto il proprio patrimonio creativo inclusi i propri marchi contenenti l’elemento “Fiorucci”.

Nel 1999 la Edwin aveva infatti presentato domanda all’Ufficio per l’Armonizzazione del Marcato Interno (UAMI) per la registrazione come marchio comunitario anche del nome “Elio Fiorucci”, il quale si era opposto senza successo alla registrazione in questione. Lo stilista aveva quindi fatto ricorso avanti al Tribunale dell’Unione Europea (TUE) contro la decisione dell’UAMI di concedere la registrazione, affermando che essa ledeva i propri diritti sul proprio nome, e il TUE nel 2009 aveva accolto il ricorso dello stilista annullando la decisione dell’UAMI. Ma la vertenza non si era ancora conclusa. La Edwin impugnò infatti la decisione del TUE avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) affermando in sostanza che la notorietà del nome dello stilista non poteva impedirne la registrazione come marchio. Su tale impugnazione si è pronunciata ora la CGUE dando invece ragione a Elio Fiorucci. (…)

Nella propria decisione (procedimento C‑263/09 P) la CGUE rileva che, secondo l’art. 52 n. 2 del regolamento su marchio comunitario (n. 40/94), la nullità di un marchio comunitario può essere dichiarata su domanda di un interessato che faccia valere “un altro diritto anteriore” tutelato dal diritto comunitario o dal relativo diritto nazionale, diritto anteriore che ben può essere il diritto al nome come espressamente indicato dalla norma.

Il diritto al nome è in effetti tutelato dal diritto nazionale italiano come richiesto dall’art. 52 n. 2 del regolamento: l’art. 8 co. 3 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) afferma infatti che “Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi…: i nomi di persona, (…)“. La Edwin sosteneva tuttavia che il diritto al nome tutelato dall’art. 8. co. 3 CPI (con conseguente divieto della registrazione da parte di terzi) fosse solo quello avente notorietà in ambito diverso da quello commerciale, cosa che non si poteva applicare al nome dello stilista Elio Fiorucci la cui notorietà era esclusivamente legata all’uso commerciale del nome medesimo. La CGUE disatteso invece l’interpretazione di Edwin confermando la decisione del TUE laddove questi aveva deciso che il titolare di un nome notorio – indipendentemente dal settore nel quale tale notorietà è stata acquisita ed anche se il nome della persona notoria è già stato registrato o utilizzato come marchio – ha il diritto di opporsi all’uso di tale nome come marchio, qualora egli non abbia prestato il proprio consenso alla registrazione.