Messi può registrare il proprio marchio: confermata la sentenza del Tribunale UE
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 17 settembre 2020 nelle cause riunite C-449/18 e C-474/18 (al momento disponibile solo in francese e in spagnolo), ha respinto i ricorsi presentati dall’EUIPO e dalla società spagnola titolare del marchio “MASSI” contro la sentenza del Tribunale UE che, nel 2018, aveva confermato la validità della registrazione del marchio “MESSI” (raffigurato sotto), registrato da Lionel Messi per articoli di abbigliamento, scarpe e articoli sportivi.
Il contenzioso da cui origina la sentenza ha avuto origine nel 2011, a seguito del deposito della domanda di marchio europeo MESSI da parte del calciatore argentino. Avverso tale domanda, il Sig. Jaime Masferrer Coma aveva presentato opposizione avanti l’EUIPO, lamentando un rischio di confusione con il proprio marchio denominativo europeo MASSI, registrato a sua volta per articoli di abbigliamento, calzature e, in genere, articoli sportivi per ciclisti.
Nel 2013 l’EUIPO aveva accolto l’opposizione e tale decisione era stata in seguito confermata in appello dalla commissione di ricorso dell’EUIPO nell’aprile 2014. Messi aveva quindi adito il Tribunale UE per chiedere l’annullamento della decisione dell’EUIPO. Il Tribunale dell’UE, con sentenza del 26 aprile 2018 (commentata qui in questo blog) aveva accolto il ricorso presentato da Messi, ritenendo che la notorietà del calciatore fosse idonea a neutralizzare la somiglianza visiva e fonetica tra i due segni e ad escluderne il rischio di confusione. Tale decisione è stata quindi impugnata dall’EUIPO e dalla società spagnola J.M.-E.V. e hijos (attuale intestataria del segno MASSI) dinanzi alla CGUE.
Nel rigettare le due impugnazioni proposte, la CGUE fa proprie le conclusioni del Tribunale UE. Il tema principale su cui si pronuncia la CGUE ha ad oggetto la questione relativa alla rilevanza della notorietà del richiedente come criterio di valutazione del rischio di confusione tra i segni. Sul punto, la CGUE ritiene che il Tribunale UE abbia correttamente considerato che la notorietà di Lionel Messi costituisca un elemento rilevante per accertare la sussistenza di una differenza concettuale tra i segni MASSI e MESSI, idonea a neutralizzare la somiglianza visiva e fonetica tra gli stessi. Infatti, osserva la Corte, la notorietà di colui che richiede che il proprio nome sia registrato come marchio può divenire uno degli elementi rilevanti ai fini del giudizio di confondibilità, posto che può influenzare la percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento.
Quanto all’individuazione del pubblico di riferimento, la CGUE rigetta la specifica contestazione dell’EUIPO, secondo cui il Tribunale UE si sarebbe basato solo sulla percezione di una parte del pubblico di riferimento al fine di escludere la sussistenza del rischio di confusione tra i due segni in esame. La Corte ritiene invece che il Tribunale UE abbia tenuto in debita considerazione la percezione dei due marchi MESSI e MASSI da parte di tutto il pubblico: Lionel Messi, infatti, non è noto solo agli appassionati di calcio, ma al contrario è conosciuto dalla maggioranza delle persone ragionevolmente informate che leggono i giornali, guardano la televisione o ascoltano programmi radiofonici. Pertanto, l’EUIPO avrebbe errato nel ritenere che l’uso del marchio MESSI potesse creare nella mente del pubblico di riferimento un rischio di confusione con il marchio MASSI, considerata appunto l’ampia notorietà del calciatore argentino, non limitata alla sola sfera calcistica.
In conclusione, la CGUE conferma interamente la decisione del Tribunale UE, escludendo che la somiglianza tra i due segni possa ingenerare qualunque rischio di confusione nel pubblico. Pertanto, la CGUE rigetta i ricorsi dell’EUIPO e della J.M.-E.V. e hijos e conferma la registrabilità del marchio MESSI.