Le Sezioni Unite sull’estensione della contitolarità di un marchio nazionale all’estero

Con sentenza n. 13570 pubblicata lo scorso 4 luglio, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla possibilità di estendere la contitolarità di un marchio italiano a domande di registrazione di marchio identico all’estero.

La controversia oggetto della decisione riguarda la titolarità di alcune domande di registrazione del marchio denominativo “LEGEA” depositate a livello comunitario, internazionale ed extranazionale (alias attraverso singole domande nazionali in Stati esteri). In primo grado, tale titolarità è stata riconosciuta dal Tribunale di Napoli in capo agli stessi quattro soggetti già contitolari dell’identico marchio registrato italiano di “base”. La decisione è però stata appellata da uno di tali soggetti, che sostanzialmente ha eccepito di avere depositato esclusivamente in nome proprio le domande in questione. La Corte d’appello tuttavia ha rigettato tale impugnazione, e il contitolare soccombente è ricorso quindi in Cassazione.

Nella decisione in commento, la Suprema Corte stabilisce innanzitutto che, in via generale, “nessun diritto di estensione di una pronuncia sulla contitolarità di un marchio italiano esiste nei confronti di Stati esteri”, in ragione del principio di territorialità dei marchi. La titolarità di un marchio può quindi essere accertata solo dall’Ufficio marchi o dai giudici del Paese in cui questo sia stato richiesto/registrato, senza che le relative decisioni possano spiegare effetti al di fuori dello Stato. Nel caso di specie, quindi, il fatto che il marchio italiano appartenga a quattro contitolari, non pregiudica di per sé la possibilità per uno di questi di registrare il medesimo marchio in un paese estero solo a proprio nome.

Il principio generale sopra delineato, ad avviso dalla Cassazione, non trova però applicazione nel caso del marchio comunitario e del marchio internazionale che si basino sull’originario marchio nazionale italiano di cui è stata accertata la contitolarità in capo a più soggetti.

Infatti, nel caso in cui il marchio comunitario si basi in sostanza sul marchio italiano anteriore, la Cassazione evidenzia come “non appaia una situazione corrispondente a diritto” quella in cui il marchio nazionale “abbia come titolari alcuni soggetti mentre lo stesso marchio, una volta divenuto comunitario, abbia titolari diversi, perché in tal caso si avrebbero due marchi tra loro identici, entrambi validi in Italia, ma con titolari diversi”, ciò che non è consentito né dall’ordinamento comunitario né da quello nazionale. In tale contesto, continua la sentenza, i contitolari del marchio base, pretermessi dalla registrazione del successivo marchio comunitario identico, possono agire in giudizio davanti al giudice nazionale individuato dal Regolamento (CE) n. 44/2001 per far valere la propria titolarità anche nei confronti del marchio comunitario, ai sensi dell’art. 106 del Regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario. Nella fattispecie, secondo la Cassazione, il giudice in questione è quello italiano, “trattandosi di accertamento di una contitolarità di un marchio italiano che comporta di conseguenza l’estensione di detta contitolarità anche al marchio comunitario registrato a nome di uno solo dei comunisti”.

Un ragionamento simile vale anche per la domanda di marchio internazionale basata sul marchio italiano registrato anteriore: tra i due marchi esiste un legame di interdipendenza, tale per cui tutti i mutamenti relativi al marchio nazionale originario, incluso l’accertamento della sua (con)titolarità, devono essere necessariamente comunicati dall’Ufficio nazionale competente all’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (“OMPI”) – che a sua volta li comunicherà agli Uffici marchi degli Stati designati nella domanda internazionale – così che il marchio internazionale venga aggiornato a sua volta. La Suprema Corte sottolinea peraltro anche che, nel caso di specie, essendo il marchio presupposto della registrazione internazionale italiano, “spetta al giudice italiano valutare ogni questione inerente ad essa, tra cui quella oggetto del presente giudizio relativa alla contitolarità della privativa”.

Alla luce di quanto sopra, la Cassazione stabilisce che i giudici dell’appello abbiano correttamente “ritenuto che la pronuncia sulla contitolarità, ancorché accettata esclusivamente sotto il profilo nazionale senza invadere la giurisdizione comunitaria o di altro Stato (nell’ambito del marchio internazionale), fosse suscettibile di potenziali effetti espansivi” nei confronti delle domande di marchio comunitario e internazionale. Tali effetti, precisa tuttavia la Corte, non devono intendersi come derivanti “direttamente dalla sentenza, ma (come originati) dal successivo avvalimento che di essa le parti riterranno di fare innanzi agli organismi comunitari o internazionali competenti”.

Il discorso appena fatto non vale invece per gli Stati esteri in cui siano state depositate autonome domande di marchi nazionali, essendo queste ultime completamente “autonome” rispetto al marchio italiano; in tal caso, infatti, si applica normalmente il principio generale menzionato all’inizio, di non estensione della contitolarità. La Suprema Corte ha quindi cassato parzialmente la sentenza impugnata nella misura in cui questa stabiliva erroneamente l’estensione della contitolarità del marchio italiano alle domande di marchio estere.