La sedia per bambini Stokke non è registrabile come marchio tridimensionale, dice la CGUE

La questione della registrabilità come marchi delle forme dei prodotti è oggetto di frequenti pronunce a livello sia nazionale che europeo: in questo blog ne abbiamo parlato ad esempio qui, qui e qui.

Con sentenza del 18 settembre in C-205/13, la Corte di Giustizia UE (“CGUE”) è tornata sul tema. Oggetto della sua pronuncia pregiudiziale è stato l’articolo 3(1)(e) della direttiva 89/104/CEE in materia di marchi, che – conformemente all’art. 7(1)(e) del Regolamento CE n. 207/09 e all’art. 9 del nostro Codice della Proprietà Intellettuale – prevede che siano esclusi dalla registrazione come marchi, o, se registrati, possano essere dichiarati nulli “i segni costituiti esclusivamente:
– dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
– dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
– dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.

Nel procedimento di rinvio, una delle parti in causa affermava che la forma della sedia per bambini “Tripp Trapp” di Stokke, sotto raffigurata, non potesse essere registrata come marchio perché ricadrebbe nel primo e terzo dei divieti summenzionati: in particolare, affermava che la sua forma fosse determinata dalla natura stessa del prodotto, ossia quella di “una sedia per bambini sicura, comoda e di qualità” e che “l’attrattiva dell’aspetto della sedia” le desse un valore sostanziale.

Con riferimento al primo divieto (“forma imposta dalla natura stessa del prodotto”), il giudice del rinvio chiedeva quindi se esso si applichi solo alla forma che sia indispensabile alla funzione del prodotto o anche, come nel caso di specie, alla forma che sia legata a una o più caratteristiche di utilizzo essenziali (sicurezza, confort e qualità) di tale prodotto, che il consumatore può eventualmente ricercare nei prodotti dei concorrenti. La CGUE conclude per la seconda ipotesi, rilevando che altrimenti “riservare caratteristiche siffatte a favore di un solo operatore economico impedirebbe ad imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso” (par. 26).

Quanto al terzo divieto (“forma che dà un valore sostanziale al prodotto”), il giudice del rinvio si chiedeva in sostanza se la forma che dà un alto valore estetico al prodotto, quale quella della sedia Stokke, ricada in tale divieto anche quando tale prodotto presenta altre caratteristiche (di sicurezza, di confort e di qualità) che danno ad esso valore sostanziale. A riguardo la CGUE afferma che “l’obiettivo di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore dell’Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza richiede che l’applicazione del terzo trattino dell’articolo 3(1)(e) della direttiva sui marchi non sia automaticamente esclusa quando, oltre alla sua funzione estetica, il prodotto in questione assolve anche altre funzioni essenziali. Infatti, la nozione di «forma che dà un valore sostanziale al prodotto» non può essere limitata unicamente alla forma di prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale, con il rischio di non ricomprendere i prodotti che abbiano, oltre a un elemento estetico importante, caratteristiche funzionali essenziali” (parr. 31 e 32).

In aggiunta alle domande di cui sopra, il giudice del rinvio aveva peraltro chiesto alla CGUE se i due divieti summenzionati potessero applicarsi cumulativamente. Dalla lettura delle Conclusioni dell’Avvocato Generale si comprende che il dubbio del giudice del rinvio derivava proprio dal fatto che la forma del prodotto aveva alcune caratteristiche atte a dare al prodotto un valore sostanziale, e altre imposte dalla natura del prodotto. A riguardo, la CGUE – pur con una pronuncia che, a questo proposito, non brilla per chiarezza – precisa che i tre impedimenti alla registrazione previsti dall’art. 3(1)(e) hanno natura autonoma: perché il divieto si applichi, è necessario che almeno uno dei tre sia pienamente integrato.

Spetterà ora chiaramente al giudice del rinvio applicare i criteri interpretativi forniti dalla CGUE e verificare se la forma della sedia Stokke rientri nei divieti di registrazione posti dalla legge; tuttavia, la decisione della CGUE sembra nel senso di negare la registrabilità.