La Corte di cassazione sulla contraffazione del design dei Rolex

Con sentenza n. 24006/2023, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di Swift Company S.r.l. contro Rolex S.A. e Rolex Italia S.p.A., che le avevano contestato la produzione e commercializzazione di bracciali dichiaratamente ispirati alle ghiere/corone degli orologi Rolex e riportanti il segno MGT, asseritamente confondibile con il marchio GMT Master di Rolex.

Design internazionale n. DM/068 823, e Design internazionale n. DM/064 683

Rolex Submariner, e bracciali Swift Company

In primo grado, il Tribunale di Torino aveva rigettato le domande di Rolex, negando la contraffazione dei design registrati delle ghiere/corone, la violazione di diritti d’autore e la concorrenza sleale lamentati da Rolex. Aveva accolto invece la domanda riconvenzionale di accertamento di concorrenza sleale proposta dalla convenuta, per aver Rolex avvertito alcuni dei propri distributori della presenza sul mercato dei prodotti della concorrente, invitandoli a non commercializzarli, e per avere ottenuto la rimozione dei prodotti ritenuti lesivi dagli stand della convenuta presenti alla manifestazione fieristica “Baselworld”.

Rolex aveva quindi presentato appello, parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Torino. Questa aveva infatti accertato la sussistenza della concorrenza sleale, ritenendo che i bracciali Swift fossero imitazioni servili delle ghiere Rolex, capaci di creare confusione nel consumatore medio. Aveva quindi inibito a Swift la produzione, la distribuzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei bracciali in questione, ordinandone il ritiro dal mercato e la distruzione.

La Corte aveva invece negato la contraffazione dei disegni registrati di Rolex, ritenendo che gli elementi di differenziazione dei bracciali rispetto alle Ghiere, non percepibili dal consumatore medio di cui sopra, potessero invece essere percepiti dall’utilizzatore informato, sulla cui base va valutata la violazione di disegno. Erano, inoltre, stati ritenuti insussistenti: i) i presupposti per la tutela del diritto d’autore, per via dell’impossibilità di attribuire alle ghiere i necessari connotati di creatività e valore artistico; ii) la violazione del marchio GMT Master, per asserita non confondibilità con il marchio MGT.

Avverso la sentenza d’appello, Swift ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolato su quattro motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente ha sostenuto che la sentenza impugnata abbia fornito un’errata interpretazione dell’art. 2598 n. 1 c.c.: secondo Swift, in assenza di altri elementi idonei ad integrare la concorrenza sleale, l’accertata insussistenza della contraffazione dei disegni avrebbe dovuto comportare l’automatica esclusione anche della concorrenza sleale per imitazione servile.

La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, sottolineando che l’ambito applicativo dell’art. 33 d.lgs. 30/2005 sui disegni e modelli è differente da quello dell’art. 2598 n. 1 c.c. sull’imitazione servile. Infatti:

i) la prima disposizione tutela i disegni o modelli aventi carattere individuale, cioè idonei a suscitare un’impressione generale diversa da quella dei disegni o modelli anteriori agli occhi di un utilizzatore informato. Questo è una figura intermedia tra il consumatore medio e la persona competente in materia, esperta e provvista di conoscenze tecniche approfondite, ed è identificabile, dunque, con un soggetto dotato di una buona conoscenza, non necessariamente professionale, nel settore merceologico di riferimento, a cui è richiesta diligenza ed attenzione nel verificare la corrispondenza di un determinato bene a quello tutelato dalla privativa;

ii) la seconda norma, invece, tutela contro la riproduzione delle caratteristiche esteriori del prodotto che, per la loro novità ed originalità, lo diversificano rispetto ai simili e ne denotano la provenienza da una determinata impresa agli occhi del consumatore medio (cioè, un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza). In quest’ottica, la tutela assicurata dall’art. 2598 n. 1 c.c. si connota per il carattere più specifico del suo oggetto, costituito solo da quegli elementi che, in quanto caratteristici dei prodotti di un determinato imprenditore, ne connotano la provenienza, e per il fatto che la valutazione di tali elementi è ancorata ad un grado di discernimento inferiore a quello dell’utilizzatore informato richiesto dall’art. 33 del d.lgs. 30/2005: la violazione può essere accertata anche in presenza di elementi di diversificazione, se essi non sono sufficienti ad essere percepiti dal consumatore medio (mentre lo sarebbero dall’utilizzatore informato).

La Corte ha quindi confermato la possibilità di concorso delle due tutele, segnalando peraltro che, pur in presenza della registrazione, il titolare del modello può avere interesse a far valere cumulativamente le due tutele o anche solo quella prevista dall’art. 2598 n. 1 c.c., al fine di evitare che il contraffattore possa opporgli la nullità della privativa o anche solo per conseguire risultati più favorevoli sotto il profilo risarcitorio, per via della maggiore ampiezza della platea di consumatori potenzialmente fuorviati dall’imitazione.

Può inoltre escludersi che il riconoscimento dell’ammissibilità di tale concorso si risolva in un sostanziale svuotamento di contenuto della tutela assicurata dall’art. 33 d.lgs. n. 30/2005, a vantaggio di quella prevista dall’art. 2598 n. 1 c.c. Infatti, alla durata tendenzialmente illimitata di quest’ultima corrisponde un ambito oggettivo ben più ristretto, che può condurre al rigetto della domanda se le caratteristiche esteriori del prodotto non consentano al consumatore medio di avvedersi della provenienza del prodotto (mentre sarebbero sufficienti per ottenere un disegno registrato).

Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati valutati insieme, attenendo tutti ai presupposti per l’accertamento della concorrenza sleale. Con essi, Swift aveva lamentato in particolare che la Corte d’Appello avesse errato nelle valutazioni che seguono:

i) dopo avere escluso la contraffazione dei disegni delle ghiere delle attrici, per via dell’esistenza di ghiere altamente simili nel mercato degli orologi sportivi, aveva incoerentemente riconosciuto efficacia individualizzante alle medesime ghiere ai fini dell’accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c.;

ii) non aveva considerato che i braccialetti Swift riproducevano solo elementi comuni delle ghiere, privi di efficacia individualizzante, e che il pubblico a cui si rivolgevano era diverso da quello degli orologi Rolex, per cui non c’era rapporto di concorrenza tra le due società;

iii) aveva affermato l’affinità dei prodotti commercializzati dalla ricorrente con gli orologi Rolex, quando invece i prodotti Swift oggetto della controversia erano bracciali e capi di abbigliamento; e, nel valutare la confondibilità dei prodotti, non aveva tenuto conto delle caratteristiche del consumatore del settore, caratterizzato da un livello di attenzione più elevato di quello medio.

La Cassazione ha ritenuto infondato l’impianto argomentativo della ricorrente, ribadendo innanzitutto l’assenza di contraddizione tra la negazione della contraffazione dei disegni registrati da Rolex e il riconoscimento dell’imitazione servile dei prodotti realizzati in base agli stessi, per le ragioni spiegate sopra.

In secondo luogo, la Cassazione ha ricordato che l’apprezzamento dell’efficacia individualizzante delle ghiere Rolex e della loro confondibilità con i bracciali della ricorrente costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Nel caso concreto, il giudizio della Corte d’appello non è risultato illogico da alcun punto di vista, avendo applicato criteri condivisi in materia di modelli e disegni industriali, quali in particolare quelli che seguono:

i) quanto all’efficacia individualizzante, in un mercato caratterizzato dalla presenza di un gran numero di prodotti dello stesso genere, anche lievi differenze possono rivestire carattere individualizzante;

ii) quanto alla confondibilità, la capacità percettiva da assumere come parametro è quella dei consumatori interessati allo specifico prodotto in contestazione e al suo settore di appartenenza;

iii) la comparazione tra i prodotti non richiede un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, effettuata dal punto di vista del consumatore, tenendo altresì conto della circostanza che quanto minore è l’importanza merceologica del prodotto, tanto maggiore risulta l’incidenza, sulla scelta del consumatore, di percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché di dati che richiedano un’attenzione riflessiva, e viceversa.

In ultimo, circa la configurabilità di un rapporto di concorrenza tra le parti, la Suprema Corte ha riconosciuto come la sentenza d’appello abbia correttamente evidenziato l’affinità esistente tra gli orologi di Rolex e i braccialetti Swift, desumendola in particolare dalla destinazione degli stessi ad un pubblico di consumatori amante degli orologi sportivi con ghiera e dalla presentazione dei braccialetti come complementari a questi ultimi. In merito, la Corte ha ricordato che la comunanza di clientela, richiesta ai fini della configurabilità della concorrenza sleale, è data dall’identità consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza del requisito dev’essere verificata anche in una prospettiva potenziale, esaminando se l’attività di cui si tratta consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.

Per tutte queste ragioni, la Corte ha respinto il ricorso di Swift Company.