La CGUE sulla tutela extra-merceologica del marchio “Ballon d’or”

Con decisione dello scorso 20 novembre nei procedimenti riuniti C 581/13 P e C 582/13 P, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è pronunciata in tema di tutela extra-merceologica di marchi rinomati con riferimento al segno “Ballon d’or” di Intra-press, corrispondente al nome del noto premio calcistico e registrato come marchio comunitario.

Questi i fatti. Nell’ottobre 2007, la società inglese Golden Balls Ltd aveva depositato due domande di registrazione come marchio comunitario dell’omonimo segno denominativo, per diverse classi di prodotti e servizi che includevano tra l’altro attività sportive, giocattoli e programmi televisivi. Intra-press, avuta notizia di tali domande, vi si era prontamente opposta sulla base del proprio marchio comunitario Ballon d’Or, registrato, tra gli altri, per i summenzionati prodotti rientranti nelle domande di registrazione del segno Golden Balls.

L’UAMI, in sede di Commissione di Ricorso, aveva alla fine parzialmente accolto le opposizioni, ammettendo la registrazione del marchio Golden Balls per i soli prodotti diversi da quelli contrassegnati dal marchio Ballon d’Or, in virtù dell’insorgenza di un serio rischio di confusione tra i due segni qualora essi fossero stati utilizzati per prodotti identici o affini. Secondo l’UAMI, infatti, i due segni erano graficamente e foneticamente diversi, ma identici o quantomeno estremamente simili dal punto di vista concettuale.

Insoddisfatte delle rispettive vittorie solo parziali, entrambe le parti avevano agito davanti al Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) per l’annullamento delle decisioni adottate dall’UAMI. Sovvertendo le considerazioni svolte da quest’ultimo, il TUE aveva ritenuto che il marchio Ballon d’Or non potesse costituire ostacolo alla registrazione del segno Golden Balls nemmeno per i prodotti identici, data la debole somiglianza intercorrente tra i due segni anche dal punto di vista concettuale (sostanzialmente per via della differente lingua utilizzata), insufficiente per generare un serio rischio confusorio.

Contro tale sentenza Intra-press ha quindi proposto impugnazione davanti alla CGUE, che ha parzialmente accolto il ricorso. Precisato infatti di non avere il potere di riesaminare le valutazioni del TUE in materia percezione e comprensione dei due segni da parte del pubblico (trattandosi di questioni di fatto), la Corte rileva tuttavia l’esistenza di un errore di diritto da parte del TUE nel valutare la possibilità di attribuire al marchio anteriore una tutela extra-merceologica. La CGUE rileva infatti che il TUE aveva riscontrato un (seppur debole) grado di somiglianza concettuale tra i due marchi. In tale situazione, a fronte della domanda di tutela del marchio di Inter-Press come marchio rinomato, il TUE avrebbe dovuto verificarne la rinomanza; laddove questa risultasse comprovata, infatti, sarebbe certamente da escludere la possibilità di registrazione di un marchio simile successivo, non solo per prodotti affini, ma anche per prodotti del tutto differenti, qualora tale registrazione fosse in grado di generare un indebito vantaggio in favore del marchio successivo, o di arrecare pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio registrato anteriore.

Di qui, per l’appunto, il parziale annullamento della decisione impugnata.