Il Tribunale di Milano sulla violazione di un brevetto relativo a jeans, responsabilità del rivenditore e risarcimento del danno

(Pubblicato anche su Diritto 24 – Il Sole 24 Ore)

Con sentenza n. 472 del 14 gennaio 2016, il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A” (Giudici Dr. Marangoni, Dr.ssa Dal Moro e Dr.ssa Giani) ha attribuito tutela brevettuale a un particolare paio di jeans capaci di “valorizzare e modellare le forme dell’indossatrice, con particolare attenzione alla zona dei glutei”, e ha condannato le convenute alla restituzione degli utili derivati dalla commercializzazione dei prodotti in contraffazione.

La vertenza ha visto contrapporsi l’attrice Max Mara S.r.l. alle convenute Gruppo Germani S.r.l. e Il Passatempo S.p.A.: la prima affermava infatti che un modello di jeans prodotto da Gruppo Germani e rivenduto da Il Passatempo costituisse violazione di un proprio brevetto italiano concernente “una tasca per indumento, un metodo di confezionamento della tasca e il relativo indumento”, brevetto su cui era basato il modello di jeans “Perfect Fit” dell’attrice.

I Giudici, d’accordo con le conclusioni del CTU, hanno in primo luogo accertato la validità del brevetto, rigettando l’eccezione avversaria di carenza dei requisiti di brevettabilità. Quanto in particolare al requisito dell’attività inventiva, la sentenza rileva che “considerato che la tasca posteriore del pantalone aderente – quale un jeans (anche elasticizzato) – non riesce ad adattarsi perfettamente alla superficie curva del gluteo, e tende ad appiattire il gluteo con un effetto estetico che può essere poco piacevole, deve concludersi (in linea con il CTU) che la riduzione dello schiacciamento predetto, l’aumento del confort e la gradevolezza dell’effetto estetico costituiscono un problema tecnico molto chiaro: realizzare una tasca tridimensionale che si adatti bene al corpo che sia comoda da portare e che sia esteticamente gradevole”. Identificato così il problema tecnico, la sentenza afferma che “la modalità di confezionamento della tasca tridimensionale ideata da Max Mara secondo lo sviluppo delle rivendicazioni ne costituisce idonea risoluzione tecnica. Detta soluzione tecnica peraltro implica un’attività inventiva, poiché per una persona del ramo essa non risultava dallo stato della tecnica”.

I Giudici procedono quindi a valutare ed infine accertare la contraffazione del brevetto da parte del prodotto delle convenute, rilevando in aggiunta che “la commercializzazione del pantalone da parte di Gruppo Germani implica oltre all’illecito di contraffazione anche la commissione di atti di concorrenza sleale in relazione all’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c., poichè la commissione di atti di contraffazione non può essere considerata conforme alla correttezza professionale”. Con riferimento alla rivendita da parte de Il Passatempo, viene peraltro escluso che quest’ultima possa andare esente da responsabilità per non essere asseritamente stata a conoscenza del carattere contraffattorio del prodotto acquistato da Gruppo Germani: “la vendita di un prodotto contraffatto, infatti, integra, almeno in via presuntiva, violazione quantomeno colpevole della privativa industriale salvo prova contraria: invero le privative sono soggette ad un regime di pubblicità, e, quindi, ad una presunzione di conoscenza da parte degli operatori economici; e se nella specie Il Passatempo non ha fornito prova di essere stata inconsapevole incolpevolmente, almeno a partire dal 23.7.2012 (notifica dell’atto di citazione) era certamente a conoscenza di vendere un prodotto del quale Max Mara affermava la natura contraffattoria, ma ha proseguito nell’illecito”.

In punto di liquidazione del danno, la sentenza rileva invece delle lacune probatorie da parte di Max Mara, che non avrebbe fornito alcuna evidenza dei lamentati danno morale e all’immagine, danno emergente e lucro cessante. Nonostante ciò, rilevano i Giudici, l’attrice aveva chiesto, ai sensi dell’art. 125 CPI, la retroversione degli utili conseguiti dalle convenute con la commercializzazione dei prodotti contraffatti, e tale domanda viene ritenuta meritevole di accoglimento “anche con riguardo a Il Passatempo che – quand’anche incolpevole come assume di essere stata – sarebbe comunque in tal senso tenuta”. A quest’ultimo proposito, la sentenza precisa infatti che “la violazione inconsapevole non può dar luogo al risarcimento dei danni ma non può comunque arricchire l’autore della medesima, che dovrà restituire gli utili”.

La decisione inibisce quindi alle convenute ogni ulteriore produzione e commercializzazione dei prodotti in questione con penale di € 50 per ogni successiva violazione, ordina il ritiro dal mercato dei prodotti contestati con penale di € 1.000 per ogni giorno di ritardo, condanna le convenute al risarcimento del danno e delle spese di lite, e dispone la pubblicazione del dispositivo su Il Corriere della Sera a caratteri doppi del normale.