Il Tribunale di Milano su tutela del marchio e esaurimento del diritto
Con ordinanza dello scorso 6 maggio, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A” del Tribunale di Milano si è pronunciata in favore della titolare di un noto marchio del tessile contro un rivenditore di prodotti che li commercializzava con modalità sostanzialmente svilenti, e che è stato perciò inibito da tale attività.
Nello specifico, il Tribunale ha rilevato che, anche qualora si fosse trattato di prodotti originali, la commercializzazione sarebbe stata lesiva dei diritti di marchio della ricorrente e perciò illecita ai sensi dell’art. 5 co. 2 CPI. In base a tale norma, infatti, il titolare del marchio ha il diritto di opporsi alla ulteriore circolazione dei propri prodotti, benché immessi in commercio con il suo consenso, quando sussistano motivi legittimi a tal fine. Nel caso di specie, tali motivi legittimi sono stati ravvisati dal Tribunale ne:
la vendita in un unico grande stock con modalità lesive del prestigio del marchio, posto che i prodotti venivano mostrati in scatoloni ammassati;
la vendita a prezzi irrisori;
l’utilizzo, a fini di promozione dei prodotti, di immagini tratte dal sito della titolare del marchio;
l’inveritiera indicazione, nel sito web del rivenditore, dell’esistenza di un rapporto di collaborazione con la titolare del marchio.
Da ciò deriva, secondo la pronuncia in esame, “il diritto della ricorrente di opporsi a tale commercializzazione ex art. 5, comma 2, c.p.i., anche alla luce di recenti pronunce della Corte di Giustizia (cfr. CGUE nella sentenza Coty Germany del 6 dicembre 2017 (C-230/16), che ha escluso l’esaurimento del marchio ove il suo impiego arrechi pregiudizio alla funzione di indicazione di origine degli stessi, o comunque arreca un indebito vantaggio all’utilizzatore)”.
In aggiunta, precisa l’ordinanza, “i profili sopra rammentati integrano – quantomeno – anche un’ipotesi di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale, creando un indebito collegamento con la nota Casa di produzione e sfruttando immagini e fotografie riprodotte dal sito ufficiale della titolare”.
Quanto poi al periculum in mora richiesto dalla legge per l’emanazione dell’inibitoria cautelare, l’ordinanza ne ravvisa la sussistenza “nell’effetto perturbatore della clientela e del mercato in dipendenza della violazione dei diritti di privativa della titolare ed in conseguenza dell’illecita utilizzazione economica dei medesima. Va aggiunto qui il rischio di diluizione del valore del marchio, legato al suo prestigio, con conseguente rischio di contrazione del suo potere attrattivo, difficilmente ristorabile per equivalente”.
Alla luce di quanto sopra, il rivenditore viene inibito dall’ulteriore commercializzazione dei prodotti e dall’uso dei marchi, con una penale di € 300 per ogni giorno di ulteriore violazione.
In accoglimento della del ricorrente, il Tribunale conclude anche che “va disposta altresì la pubblicazione del provvedimento, misura di natura sia preventiva – in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza il mercato del probabile illecito – sia riparatoria. Qui l’entità davvero preoccupante dei quantitativi di prodotti contraffattori rinvenuti unitamente alle modalità scorrette di vendita riverberatesi anche sul piano comunicazionale consigliano di rendere edotto il mercato della lesione delle prerogative della titolare del marchio“. Da qui l’ordine di pubblicazione del dispositivo su Il Corriere della Sera a caratteri doppi del normale, a spese del rivenditore.