Il mero distributore può agire a tutela del brevetto? La Cassazione dice di sì

(La versione originaria di quest’articolo è stata pubblicata su Diritto 24 de Il Sole 24 Ore)

Anche il mero distributore del prodotto brevettato ha legittimazione ad agire in giudizio per la contraffazione del brevetto: così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 15350/2014 pubblicata lo scorso luglio, intervenendo su una questione dibattuta da anni in dottrina e giurisprudenza.

Il titolare di un brevetto concernente un dispositivo medico, il suo licenziatario esclusivo e il distributore del prodotto brevettato avevano congiuntamente introdotto un giudizio per l’accertamento di contraffazione del brevetto e risarcimento dei danni nei confronti di un rivenditore del prodotto in asserita contraffazione, giudizio che era stato in seguito esteso al fabbricante. In grado di appello, entrambe le società convenute erano state dichiarate solidalmente responsabili della contraffazione e condannate al risarcimento dei danni a favore delle attrici.

La fabbricante del prodotto ritenuto in violazione del brevetto aveva proposto ricorso in Cassazione, includendo tra i motivi di ricorso il fatto che la Corte d’Appello avesse riconosciuto anche al mero distributore dei prodotti brevettati la legittimazione ad agire in contraffazione e la qualità di creditore solidale per il risarcimento dei relativi danni.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato. Essa ha, anzitutto, ricordato la propria costante giurisprudenza circa la legittimazione ad agire in contraffazione del licenziatario con esclusiva, a suo dire costituente applicazione del più generale principio di cui all’art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi interesse. Ebbene, per la Cassazione lo stesso principio consente di estendere la legittimazione ad agire anche ad altri soggetti “… che hanno un proprio interesse all’azione in quanto subiscono effetti negativi dall’azione di contraffazione”(rectius, dalla contraffazione, ndr)”, e tra questi il mero distributore.

Tale conclusione, secondo la sentenza, troverebbe inoltre conferma nell’art. 4 della direttiva 2004/48 in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che attribuisce la legittimazione ad agire in giudizio a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, oltre che ai titolari dei diritti, anche “a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze …(omissis)”. La Corte, che sottolinea come l’espressione “in particolare” indichi che il caso del licenziatario sia solo esemplificativo, osserva a tale proposito che i distributori, in quanto “necessariamente autorizzati alla distribuzione del prodotto” dal titolare del diritto, rientrerebbero  nella categoria dei soggetti legittimati.

Il ragionamento della Cassazione nell’occasione non è, a parere dello scrivente, immune da critiche. Anzitutto, esso pare confondere i due piani della legittimazione ad agire (che dipende dalla disponibilità del diritto controverso) e dell’interesse ad agire vero e proprio (collegato all’utilità del provvedimento richiesto), che nel nostro ordinamento giuridico sono distinte condizioni dell’azione.

Si direbbero figlie di questo equivoco di fondo le affermazioni che il distributore sia “necessariamente autorizzato” alla distribuzione del prodotto, e che una tale “autorizzazione” sia equiparabile a quella alla disposizione dei diritti. In realtà, da un lato, i diritti di privativa del titolare del brevetto si esauriscono con il primo atto di vendita nella CE o nel SEE: dunque il distributore, ove abbia legittimamente acquistato i prodotti dal titolare stesso o dal licenziatario, non ha bisogno di una qualche “autorizzazione” alla successiva rivendita. Dall’altro lato, esso di solito non ha alcuna disponibilità dei diritti inerenti alla privativa, proprio perché è un mero distributore, ed i suoi diritti sono pertanto limitati a quelli di natura reale sui beni materiali distribuiti e di natura contrattuale derivanti dal contratto di distribuzione.

La sentenza qui commentata, tuttavia, costituisce un precedente giurisprudenziale con cui le corti di merito e i professionisti del settore dovranno misurarsi.