Il deposito tardivo delle prove nel giudizio di opposizione contro la registrazione di un marchio: una recente decisione del Tribunale dell’Unione Europea

Con decisione dell’1 luglio 2014, il Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) si è pronunciato in materia deposito tardivo delle prove nei procedimenti di opposizione contro la registrazione del marchio altrui. Nel caso di specie, l’opponente non aveva fornito prova della titolarità del marchio anteriore entro il termine a tal fine concessole in sede di opposizione (che era stata perciò rigettata), e l’aveva invece fornita in sede di appello, ottenendo tuttavia un ulteriore rigetto sulla base dell’intervenuta decadenza del termine di cui sopra.

In particolare, la Commissione di ricorso investita dell’appello aveva affermato che “La possibilità di allegare fatti e prove dopo la scadenza dei termini indicati è condizionata al fatto che non vi sia alcuna previsione in contrario. Solo a tale condizione l’UAMI ha la discrezionalità, attribuitagli dalla Corte di Giustizia nell’interpretare l’art. 76(2) del Regolamento n. 207/2009, di prendere in considerazione fatti e prove depositati tardivamente”. Nel caso di specie, invece, secondo la Commissione, una previsione in contrario esisteva, ed era data dalla Regola 20(1) del Regolamento n. 2868/1995 letta in coordinamento con la Regola 19 del medesimo Regolamento: “In base a tali previsioni, in assenza della prova dell’esistenza, validità e ambito di protezione del marchio anteriore, così come del diritto dell’opponente di presentare l’opposizione, il rigetto dell’opposizione è obbligatorio (“dovrà” essere rigettata), e non opzionale”.

Contro la decisione della Commissione di ricorso, l’opponente aveva quindi presentato impugnazione avanti al TUE.

Nella decisione in commento, il TUE precisa innanzitutto che, diversamente da quanto richiesto dall’opponente, esso non può pronunciare alcuna sentenza dichiarativa (nello specifico: dell’errore commesso dall’UAMI), potendo soltanto, ex art. 65(3) del Regolamento n. 207/2009, annullare o riformare le decisioni impugnate; né esso può ordinare alcunché all’UAMI (nello specifico: di esaminare i motivi dell’opposizione), essendo direttamente l’UAMI tenuto, ex art. 266 TFUE e art. 65(6) del Regolamento n. 207/2009, a conformarsi alle decisioni del TUE. Di qui l’inammissibilità delle domande dell’opponente in tal senso.

Il TUE passa quindi a considerare la questione della tardività delle prove depositate. In proposito, il TUE premette che “in base al testo dell’art. Articolo 76(2) del Regolamento n. 207/09, come regola generale e a meno che non sia specificato diversamente, l’allegazione di fatti e prove ad opera delle parti resta possibile dopo la scadenza dei termini a cui tale allegazione è soggetta, e non è in alcun modo proibito all’UAMI prendere in considerazione fatti e prove allegati tardivamente”. In particolare, diversamente da quanto affermato dalla Commissione di ricorso, “la Regola 20(1) del Regolamento n. 2868/95 non preclude alla Commissione di ricorso di utilizzare la propria discrezionalità ai sensi dell’art. 76(2) del Regolamento n. 207/2009 per prendere in considerazione fatti e prove allegati o depositati tardivamente”.

Concludendo, il TUE annulla quindi la decisione impugnata, confermando che l’UAMI ha la possibilità di decidere, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, se tenere conto di fatti e prove depositati tardivamente.