Forum shopping nelle cause IP e rapporto tra il giudizio cautelare e quello di merito in caso di incompetenza (Trib. MI, ord. n. 151/2015 del 22/01/2015)

(La versione originaria di quest’articolo è stata pubblicata in Diritto 24)

Con ordinanza n. 151/2015 del 21 gennaio 2015, la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, dichiarandosi incompetente a decidere di una causa in materia di marchi a favore della corrispondente Sezione del Tribunale di Brescia, ha ribadito alcuni principi in materia di scelta di fori alternativi e di rapporto tra giudizio cautelare e di merito nel caso di incompetenza.

Le attrici, titolare e licenziataria di numerosi marchi nazionali e comunitari, avevano citato innanzi al Tribunale milanese – dopo aver ottenuto ante causam, contro la stessa parte e innanzi allo stesso Ufficio, un provvedimento cautelare favorevole – una concorrente bresciana per l’accertamento della violazione di propri diritti di marchio e della commissione di atti di concorrenza sleale, l’inibitoria e la condanna al risarcimento dei danni.

Le attrici avevano adito la Sezione milanese come quella nella cui circoscrizione “i fatti sono stati commessi” ex art. 120 comma 6 C.p.i., avendo prodotto in giudizio la prova di aver acquistato un esemplare dei prodotti avversari in (asserita) contraffazione presso un rivenditore di Milano.

La convenuta aveva, tuttavia, eccepito l’incompetenza territoriale della Sezione adita a favore della corrispondente Sezione del Tribunale di Brescia, luogo dove la stessa aveva sede e, quindi, foro c.d. generale.

Nel decidere sull’eccezione, determinante è stata per i Giudici milanesi la considerazione che il terzo venditore, un rivenditore non esclusivo, non fosse stato citato in giudizio.

Confermando precedenti della propria e di altre Sezioni specializzate (uno dei quali avevamo commentato qui), essi hanno osservato che il criterio del forum commissi delicti, nella particolare declinazione di cui all’art. 120 comma 6 C.p.i.,  può essere validamente evocato solo quando la frazione della condotta censurata posta in essere nella circoscrizione territoriale del giudice adito sia riferibile al soggetto chiamato in giudizio, o almeno ad uno di tali soggetti, “anche con un ruolo secondario nella catena contraffattoria”. La chiamata in giudizio, affianco al produttore, del rivenditore operante nel distretto prescelto per il giudizio costituisce, quindi, una sorta di onere processuale per l’attore che voglia invocare tale criterio alternativo.

Nel decidere sulle contrapposte argomentazioni delle parti circa il rapporto tra il procedimento cautelare e quello di merito, il Collegio ha osservato, da un lato – ed a sfavore delle attrici – che non esisterebbe alcun effetto “prenotativo” della domanda cautelare sulla competenza del giudice di merito (“… mentre la competenza per il merito condiziona la competenza per la cautela, non vale l’ipotesi contraria, nel senso che non può essere attribuita alcuna competenza funzionale dell’Ufficio adito per la tutela d’urgenza rispetto alla successiva fase di merito”); dall’altro, questa volta in rigetto di una domanda della convenuta, che dall’accoglimento dell’eccezione d’incompetenza non deriva come conseguenza l’inefficacia del provvedimento cautelare, la quale può essere dichiarata esclusivamente con sentenza che decida il merito della controversia.

Sulla base di queste premesse, la Sezione milanese, lasciando intatto il provvedimento cautelare concesso ante causam, come anticipato si è dichiarato incompetente a favore della Sezione sorella di Brescia, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione.