Design dei cerchioni e cerchioni “replica”: Audi vince innanzi al Tribunale di Milano
(Articolo pubblicato su Diritto 24)
Con la sentenza n. 2271/2015 dello scorso 19 febbraio, la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano è tornata a occuparsi di un tema che contrappone da anni i fabbricanti di autovetture e i produttori di componenti: quello dell’ambito della cosiddetta “clausola di riparazione”.
Audi, la nota casa automobilistica tedesca, aveva convenuto in giudizio due aziende italiane che offrivano in commercio “repliche” di cerchioni per le sue autovetture, che essa aveva registrato separatamente come modelli comunitari. Per l’attrice, quest’attività costituiva pura e semplice violazione dei propri diritti esclusivi sui modelli in questione, meritevole di inibitoria, ordine di ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti circolanti e condanna al risarcimento dei danni.
Per l’unica convenuta costituitasi in giudizio – l’altra è fallita nel frattempo – si trattava, al contrario, di attività del tutto lecita in virtù della c.d. “clausola di riparazione”, che consente la produzione e vendita di componenti di un prodotto complesso (qui, l’autovettura), anche se protetti da modelli altrui, per la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario.
La convenuta sosteneva, in particolare, che l’attività dei produttori di cerchioni in replica ricadesse per definizione nell’ambito della clausola di riparazione, data la natura di “pezzi di ricambio” dei loro prodotti; e che in ogni caso vi ricadesse la propria, specifica attività, poiché essa, in concreto, evadeva diversi ordini per cerchioni singoli e nella comunicazione commerciale specificava sempre la destinazione degli stessi al ricambio (questa difesa aveva ottenuto qualche risultato in un procedimento di alcuni anni or sono innanzi al Tribunale di Torino, relativo a luci per mezzi pesanti).
Tali difese si basano sulla tesi di fondo dell’esistenza di una distinzione tra “pezzo di ricambio”, compreso nell’ambito della clausola di riparazione, e “accessorio” (cioè, componente opzionale), estraneo ad essa. Su questa stessa base, la convenuta proponeva, peraltro, di sollecitare una pronuncia interpretativa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea circa le norme comunitarie che introducono la clausola di riparazione.
Il Tribunale di Milano ha, tuttavia, considerato la qualificazione del cerchione come accessorio o pezzo di ricambio irrilevante e fuorviante, e ha ritenuto superflua una pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia per dirimere la questione. Esso ha, invece, ribadito la propria ormai storica posizione sul punto: l’inapplicabilità della “clausola di riparazione” ai cerchioni per ruota oggetto di modello.
La ragione dell’inapplicabilità starebbe, per i Giudici milanesi, nell’autonomia dell’estetica dei cerchioni rispetto all’estetica della vettura, confermata nei fatti proprio dall’esistenza di operatori specializzati nella sola produzione e vendita di cerchioni, senza vincoli di appartenenza ad alcuna casa automobilistica. L’eccezione di riparazione, infatti, non sarebbe applicabile a “… pezzi a forma sostanzialmente libera che si inseriscono nell’estetica complessiva dell’automobile senza però dipenderne e che possono essere sostituiti con componenti a forma diversa senza intaccarne l’unitarietà”.
In altre parole, avendo il cerchione un’estetica propria del tutto indipendente dalle peculiarità della forma del veicolo, si deve escludere in radice che esso possa condizionare l’aspetto originario dell’autovettura e, quindi, che la sua vendita possa ritenersi finalizzata al “ripristino” di quello. Persino quando il cerchione sia, in concreto, acquistato dal consumatore per una finalità di riparazione, non si realizzerebbe alcun ripristino dell’aspetto originario della vettura, proprio perché “ … tale aspetto originario è individuato – sul piano estetico – da elementi qualificanti differenti e autonomi rispetto alle sembianze esteriori del cerchio della ruota”.
Peraltro, secondo il Tribunale (per quanto le argomentazioni precedenti fossero già assorbenti) la convenuta neppure è riuscita a dimostrare la destinazione in concreto dei propri prodotti alla sola riparazione. La produzione in giudizio di ordinativi riferiti a cerchi singoli, o comunque in numero inferiore a quattro, si è rivelata insufficiente a dimostrare il rapporto tra il volume di affari totale e quello relativo ad ordinativi di questo genere; senza contare che vi era prova di ordinativi multipli, destinati a grossisti, con conseguente impossibilità di dare riscontro certo dell’impiego esclusivo a fini di riparazione dei prodotti. Né, tantomeno, si può, secondo i giudici milanesi, attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni relative al fine di sola riparazione inserite nella documentazione commerciale e tecnica allegata ai prodotti, data la loro inidoneità a comprovare in modo univoco l’oggettiva utilizzazione del cerchio a fini di riparazione.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha dichiarato che l’attività di entrambe le convenute costituisce contraffazione dei modelli azionati da Audi, ha inibito loro di proseguire la produzione, commercializzazione e promozione pubblicitaria dei cerchioni in replica oggetto di causa, ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza su un quotidiano e una rivista specializzata, e ordinato a entrambe il ritiro dal commercio e la distruzione dei cerchioni circolanti a propria cura e spese. Per il risarcimento dei danni nei confronti della sola convenuta non fallita (per l’altra, la questione dovrà discutersi in sede concorsuale) ha invece disposto la prosecuzione del giudizio, ritenendo necessaria ulteriore istruttoria.
Art. 110 del Regolamento (CE) n. 6/2002 per i modelli comunitari, e art. 241 Codice della proprietà industriale per i modelli nazionali.