Brevetti Europei e Torpedo italiano: il Tribunale di Milano si discosta dalla Cassazione?

(Articolo pubblicato originariamente su Diritto 24)

Con una recente pronuncia (Trib. Milano, sentenza n. 1143/2014) in tema di giurisdizione del giudice italiano rispetto a domande concernenti frazioni non italiane di brevetti europei, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano sembra discostarsi dalla posizione espressa dalla Cassazione nel suo revirement della fine del 2013 in materia di c.d. torpedo italiani, commentata tra l’altro qui.

Una società italiana e due sue consorelle spagnole, appartenenti a un gruppo specializzato nella produzione di ascensori, avevano chiesto al Tribunale meneghino di dichiarare nulla la frazione italiana di alcuni brevetti europei di titolarità di una concorrente statunitense, e di dichiarare che i propri sistemi di ascensori non interferissero con le frazioni italiane e spagnole dei medesimi brevetti. La convenuta statunitense si era difesa eccependo, tra l’altro, la carenza di giurisdizione del giudice italiano rispetto alle domande di non-contraffazione delle frazioni non italiane dei brevetti e la carenza di interesse ad agire delle due attrici spagnole.

Il Tribunale ha, anzitutto, accolto la prima eccezione, dichiarandosi privo di giurisdizione con riferimento alle domande di non contraffazione delle frazioni spagnole dei brevetti in causa. A tale riguardo, il Collegio giudicante, da un lato, ha rilevato che la convenuta straniera non aveva sede o domicilio in Italia e, dall’altro, ha ritenuto che non fosse neppure possibile fondare la propria competenza giurisdizionale sul criterio di collegamento del “luogo del danno” previsto dall’art. 5(3) del Regolamento CE 44/2001.

Si legge nella motivazione della sentenza: “Anche volendo ipotizzare l’applicazione dell’art. 5, terzo comma, del Regolamento n. 44/2001 (analoga disposizione essendo contenuta nel testo della Convenzione di Bruxelles), in base al quale in materia di illeciti civili, dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l’evento danno “è avvenuto o può avvenire” (nel testo del Regolamento CE/44/2001), non è possibile determinare la giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla non contraffazione di porzioni non italiane dei brevetti … (omissis). In particolare questo Collegio sottolinea come l’Italia può essere il locus commissi delicti (inteso sia come atto dannoso sia come effetto dannoso) soltanto per la contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo, in quanto non è configurabile un danno attuale o potenziale verificatosi in Italia derivante dall’asserita contraffazione con riferimento alle porzioni spagnole dei brevetti … (omissis). Infatti, ogni porzione nazionale del brevetto europeo spiega i suoi effetti soltanto sul territorio dello Stato cui si riferisce detta porzione e può dirsi contraffatta solo in tale territorio.”

Questo passaggio sembra segnare una netta distanza dalla Cassazione sopra citata, che, nell’affermare la giurisdizione di una corte italiana in materia di accertamento negativo di contraffazione su porzione straniera di brevetto europeo, aveva richiamato la sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-133/11 Folien Fischer, secondo la quale l’art. 5(3) del Regolamento 44/2001 abbraccia anche le azioni di accertamento negativo volte a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile. Per il Tribunale di Milano, pur tenuto conto di questa duplice valenza del criterio di collegamento del “luogo del danno”, della rilevanza sia del fatto generatore del danno che dell’evento dannoso, e del concetto di danno potenziale in aggiunta a quello di danno attuale, è scriminante, nel senso di escludere la giurisdizione, la circostanza che, giacché in Italia una frazione spagnola (o comunque estera) di un brevetto europeo non ha alcuna efficacia, rispetto ad essa in nessun caso si potrebbe verificare, in Italia, la contraffazione e quindi un fatto generatore di danno o un evento dannoso.

I motivi d’interesse della sentenza milanese non si esauriscono qui. Il Collegio, preso atto del proprio difetto di giurisdizione rispetto alle domande concernenti le frazione spagnole dei brevetti in causa, ha ritenuto di dover dichiarare di conseguenza anche la carenza di interesse ad agire delle due attrici spagnole rispetto alle domande residue (di nullità e non contraffazione), concernenti la frazione italiana. I prodotti riconducibili al gruppo venduti sul mercato italiano – gli unici interessati dalla porzione italiana di quei brevetti – provenivano, infatti, dalla sola consorella italiana, mentre le società spagnole non svolgevano in Italia alcun ruolo; vi era dunque, secondo il Tribunale, loro carenza di interesse ad agire rispetto a quelle domande.

Il successo del “torpedo” italiano si misura presso le Corti di merito. Sarà perciò interessante osservare nei prossimi mesi quale orientamento si affermerà sulla questione presso le Sezioni Specializzate italiane. Non è, poi, escluso che la vicenda giudiziaria qui esaminata, o un’altra analoga, approdi per via di impugnazione in Cassazione, e dia luogo a un’altra pronuncia della Suprema Corte.