di Gaia Gusmini e Luigi Manna

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9500 del 04 aprile 2019, è tornata a pronunciarsi sulla necessità di sospendere il giudizio di contraffazione in ipotesi di contemporanea pendenza di un giudizio di nullità della privativa industriale.

La Schmid Rhyner AG, titolare di un brevetto europeo, aveva promosso un giudizio avanti alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Trento volto a far dichiarare la Ecosystem Costruzioni srl responsabile della contraffazione della frazione italiana di tale brevetto e di atti di concorrenza sleale. Successivamente al deposito della consulenza tecnica, sfavorevole all’attrice, il Tribunale di Trento, su istanza della stessa attrice, aveva tuttavia disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione con sentenza passata in giudicato della causa posteriormente promossa dalla convenuta Ecosystem Costruzioni srl innanzi al Tribunale di Milano per far dichiarare la nullità della medesima privativa oggetto del giudizio trentino.

Il Tribunale di Trento, in particolare, aveva motivato la sospensione con ragioni di pregiudizialità della questione di validità rispetto a quella di contraffazione, e aveva superato le resistenze della convenuta (ovviamente interessata, alla luce degli esiti della consulenza, a una rapida conclusione del giudizio di contraffazione) rilevando che essa ben avrebbe potuto evitare la sospensione proponendo la domanda di nullità del brevetto in via riconvenzionale nel medesimo giudizio di contraffazione, invece di promuovere un giudizio autonomo di nullità presso diverso foro e limitarsi a proporre la questione di nullità in via di eccezione in quello pendente innanzi a sé.

Avverso tale ordinanza, la Ecosystem Costruzioni srl proponeva dunque ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. contro la Schmid Rhyner AG. In particolare, la ricorrente lamentava l’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, opposto a quello seguito dal Tribunale di Trento, fondato sull’esistenza di un rapporto di mera pregiudizialità logica, e non logico-giuridica, tra la questione relativa alla validità o nullità della privativa industriale e quella relativa alla contraffazione e sulla possibilità per il giudice della contraffazione di vagliare incidenter tantum la nullità del brevetto quando essa sia proposta in quel giudizio in via di mera eccezione. Secondo la ricorrente, inoltre, l’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. avrebbe dovuto essere applicato in maniera restrittiva, per evitare un contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Infine, la ricorrente lamentava che la condotta processuale della titolare del brevetto integrasse un abuso del processo, per avere quest’ultima formulato istanza ex art. 295 c.p.c. solo ad istruttoria avanzata, all’esito del deposito della consulenza tecnica con la quale veniva formulato un giudizio di carenza di novità ed originalità di tutte le rivendicazioni del brevetto europeo in questione e di assenza di contraffazione (giudizio, questo, parzialmente condiviso dal consulente tecnico d’ufficio nominato nella contemporanea causa milanese, il quale aveva concluso per la validità di una sola delle rivendicazioni del brevetto. Sulla base di tale consulenza tecnica, la titolare del brevetto aveva presentato al Tribunale di Milano istanza ex art. 79 CPI per la limitazione della privativa).

La Corte di Cassazione, ripercorsi gli orientamenti giurisprudenziali succedutisi sul tema, ha dichiarato infondata la censura.

Innanzitutto, la Corte ha richiamato la sentenza n. 24859 del 2006, citata dalla stessa ricorrente a supporto della propria impugnazione, che, sul punto, aveva affermato la possibilità per il giudice della contraffazione, anche se incompetente in ordine alla questione riguardante la validità del brevetto, di risolverla incidenter tantum con efficacia limitata al caso controverso e senza valore di cosa giudicata, nell’ottica di una sollecita definizione della controversia alla luce dell’art. 111 Cost.

Ha poi richiamato la sentenza n. 15399 del 2016, cui aveva aderito l’ordinanza impugnata, che in materia di brevetti aveva sostenuto la necessità di sospendere il giudizio riguardante la contraffazione in attesa dell’esito della decisione relativa alla validità del brevetto al fine di evitare un eventuale contrasto di giudicati. La stessa Corte aveva evidenziato che l’art. 77 CPI che, come è noto, stabilisce che “la declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti” non disciplina l’ipotesi in cui il giudicatosulla validità della privativa industriale abbia preceduto quello sulla contraffazione. Da ciò la Corte aveva dedotto la natura pregiudizialmente prioritaria del giudizio sulla validità del brevetto.

Condividendo tale ultimo indirizzo, la Corte di Cassazione ha confermato la natura pregiudiziale della questione relativa alla validità del titolo di proprietà industriale, affermando che, seppure, di norma, il giudice della contraffazione, a fronte dell’eccepita nullità del titolo di proprietà industriale, può risolvere incidenter tantum la questione, in caso di contemporanea pendenza in primo grado innanzi a giudici diversi del giudizio sulla validità e di quello di contraffazione “il giudice della contraffazione deve sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., rappresentando tale disposizione un’eccezione al principio espresso dall’art. 34 c.p.c. in ordine alla capacità del giudice di risolvere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali rilevanti per la decisione del processo”.

Ciò in conformità ad un altro precedente della Corte (Cass. Civ., sez. III, 06.03.2007, n. 5091) secondo cui, alla luce di un’interpretazione sistematica dell’art. 34 c.p.c. e per ragioni di coerenza con lo stesso, ai fini dell’applicazione dell’art. 295 c.p.c. è irrilevante che nel processo pregiudicato, in cui è proposta l’eccezione, la relativa questione non debba essere decisa con efficacia di giudicato e, invece, assume rilievo il fatto che nel processo pregiudicante la questione debba essere decisa con efficacia di giudicato.

Infine, la Corte di Cassazione ha rilevato che “il giudicato di nullità di un titolo di proprietà industriale ha efficacia erga omnes solo quando tale nullità venga chiesta, in un giudizio relativo alla contraffazione, con una domanda, principale o riconvenzionale, e non anche quando venga dedotta dal convenuto come mera eccezione, nel qual caso il relativo accertamento è compiuto solo incidenter tantum”.

In merito ai rischi di un uso strumentale dell’istituto della sospensione necessaria, a fronte del rilievo della ricorrente sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la titolare della privativa aveva avanzato l’istanza di sospensione del giudizio di contraffazione una volta che si era avveduta del parziale contrasto emergente tra le distinte consulenze tecniche sulla validità del brevetto intervenute nei due giudizi e che, pertanto, nella specie, era da escludere un abuso del processo. Secondo la Corte, anzi, proprio la mancata previa sospensione del giudizio di contraffazione aveva determinato la duplicazione di fasi istruttorie su questioni identiche (ossia la validità della frazione italiana del brevetto europeo di titolarità della Schmid Rhyner AG).

Sulla base di tutto quanto sopra, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e dichiarato compensate tra le parti le spese processuali.