La tutela dei brand “contro” i nuovi gTLDs

Come è noto, lo scorso anno l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ha avviato un procedimento di implementazione di nuovi Top Level Domains generici (gTL) che si affiancheranno a quelli esistenti (tipo .com, .biz, .org etc.), con una enorme potenzialità espansiva per la rete: si stima infatti che verranno introdotti più di 1.000 nuovi gTDL, la prima tranche dei quali entro il 2013.

Le estensioni in questione potranno essere da un lato termini generici (come .hotel, .sport etc.), da un altro dei brand (come .nike, .apple, .callegarimartini). Da ciò deriva chiaramente che i nuovi domini comporteranno sia delle nuove potenzialità di marketing, come avevamo già scritto qui in questo blog, sia potenziali maggiori violazioni (in particolare nelle forme della contraffazione e del cybersquatting) di marchi, ai danni dei titolari di questi ultimi (“Titolari”). (…)

In tale situazione, l’ICANN ha previsto alcuni strumenti a tutela dei Titolari. In primo luogo, è stato creato il database “Trademark Clearinghouse” (TMCH), in cui i Titolari possono richiedere – a pagamento – l’inserimento dei loro marchi ai fini della sorveglianza delle domande di registrazione di terzi con riferimento a domain names che usino i nuovi gTLD. I Titolari iscritti avranno in sostanza una sorta di diritto di prelazione (“Sunrise Period”) per registrare domini corrispondenti ai propri marchi in ogni nuovo gTLD nel periodo di 30 giorni precedente all’apertura al pubblico delle registrazioni; dopo tale apertura al pubblico, seguirà un “Claims Period” di altri 60 giorni in cui i Titolari saranno immediatamente avvisati nel caso in cui qualcuno tenti di registrare come domain name un marchio identico al loro inserito nel database, e il registrante sarà avvisato del fatto che il dominio è in violazione di un marchio altrui.

In aggiunta, l’ICANN intende introdurre un nuovo meccanismo detto di “Uniform Rapid Suspension” (URS) per risolvere le controversie “clear-cut” tra domain name in modo più rapido ed economico. A differenza dell’attuale procedura (la “Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy” – UDRP), tuttavia, il nuovo sistema comporterà un onere della prova rafforzato e il dominio in violazione sarà semplicemente “congelato”, senza che la parte vincitrice possa ottenerne la cancellazione o il trasferimento.

In realtà, le misure di protezione finora proposte dall’ICANN sono state soggette a richieste di miglioramenti e critiche in occasione delle diverse consultazioni pubbliche – alcune delle quali ancora in corso – indette dall’ente per confrontarsi con i principali portatori di interessi. Tra le principali critiche, vi sono il fatto che le attività di monitoraggio e le eventuali azioni legali contro i contraffattori debbano essere sempre intraprese ad iniziativa dei Titolari, la richiesta di una totale identità tra marchio protetto e dominio registrato da terzi perchè scattino le misure di tutela, e il problema che, dopo il Claims Period di 60 giorni, i registri dei nuovi gTLD non sono comunque più tenuti a informare i Titolari – anche se inseriti nella lista TMCH – nel caso in cui vengano richiesti domini recanti un marchio identico al loro.