La sospensione del giudizio sul brevetto in pendenza di appello contro la sua concessione: una recente decisione del Tribunale di Milano

Pubblicato anche su Diritto 24 de Il Sole 24 Ore

Lo scorso 19 giugno il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A”, ha emesso una sentenza in materia brevettuale soffermandosi sulla questione della sospensione del giudizio in pendenza di appello contro la concessione del brevetto.

Oggetto del giudizio era un brevetto europeo concesso, la cui concessione era stata confermata anche in sede di opposizione; la decisione di opposizione era quindi stata appellata e il relativo procedimento avanti all’Ufficio Europeo Brevetti (“UEB”) era ancora pendente al momento di decidere la vertenza milanese. In tale contesto, l’attrice, che aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità del brevetto, aveva chiesto che il giudizio milanese fosse sospeso in attesa della decisione dell’UEB.

Nella sentenza in commento, il Tribunale rileva che “ai sensi dell’art. 120 C.P.I., la sospensione è obbligata solo quando il brevetto non sia stato  ancora  concesso, laddove  dopo  la  concessione  e  sulla  scorta  della  presunzione  di  validità  del brevetto concesso, la sospensione è provvedimento la cui opportunità il Giudice deve valutare nel caso concreto”. Nel caso di specie, affermano i Giudici, una simile sospensione non appare opportuna, per due ragioni:

i)                    il procedimento è arrivato a conclusione “dopo cinque anni di giudizio e dopo un’attività di C.T.U. estremamente lunga ed articolata”; e

ii)                  “la  modifica  apportata  alla  rivendicazione  1, in  sede  di  opposizione amministrativa, non risulta rilevante ai fini del decidere in quanto la rivendicazione originaria era già interpretabile sulla scorta della descrizione, ed era stata anche interpretata in sede di C.T.U.,” nel senso (sembra di capire) in cui andava quella modifica.

Di qui il rigetto della richiesta di sospensione.

La sentenza in commento si distingue poi per aver raggiunto conclusioni divergenti da quelle dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (“CCTTUU”) in punto di validità e contraffazione del brevetto.

In primo luogo, infatti, mentre i CCTTUU avevano considerato valido il brevetto per invenzione della convenuta, i Giudici milanesi ne rilevano l’invalidità poiché il relativo prodotto “non  risolve  alcun  particolare  e  specifico problema tecnico, ma, in ragione della sua forma più compatta e di minore ingombro, presenta solo una maggiore comodità di applicazione e di impiego”: di conseguenza, esso è invece valido come modello di utilità, ragion per cui il Tribunale accoglie la domanda della convenuta di conversione del brevetto in modello.

In secondo luogo, diversamente da quanto ritenuto dai CCTTUU, il Tribunale di Milano conclude per l’assenza di contraffazione, sull’assunto che, “se  al  trovato  della  convenuta  deve  essere riconosciuta protezione, seppure nelle limitate forme del modello, la privativa debba essere limitata ai prodotti  che  presentino  veramente  forme  di  compattezza  assolutamente  simili  e  non  vagamente analoghe  e  che  presentino  anche  stesse  caratteristiche di minore ingombro perché a ciò si riduce, sostanzialmente, l’idea nuova e proteggibile di parte convenuta”.