La parola “Ham” non può essere monopolizzata per commerciare hamburger

Con ordinanza del 22 dicembre 2015, la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso di un’azienda del settore alimentare che chiedeva di inibire ad una concorrente l’uso nel commercio del segno “ham”.

La ricorrente, Change Food (appartenente al gruppo titolare del noto marchio “Rosso Pomodoro”), costituita nel 2010 allo scopo di realizzare un sistema di ristorazione facente perno sul concetto di “hamburger gourmet”, è titolare del marchio “HAM HOLY BURGER” e del corrispondente nome a dominio e relativo sito.

La ricorrente aveva scoperto che un’azienda concorrente, la Ham s.r.l., costituita un anno dopo, aveva cominciato il commercio di carni di qualità sotto il marchio (figurativo) “HAM”, depositato successivamente al proprio, e tramite il sito “ham-burger.it”.

Secondo la prospettazione di Change Food, Ham s.r.l. si era posta nella scia delle sue iniziative commerciali, con l’intento di stornare a proprio beneficio i relativi investimenti, prima con la registrazione del nome a dominio, poi con l’imitazione di grafica e concept del suo originale progetto nel sito e nella pagina Facebook aziendale, ed infine con la registrazione del marchio. Il marchio e la denominazione sociale usati dalla concorrente erano, poi, atti a generare confusione con il proprio marchio “HAM HOLY BURGER”, tenuto anche conto dell’affinità commerciale delle rispettive attività. In definitiva, per Change Food le condotte della resistente costituivano concorrenza sleale sub specie di illecito confusorio e agganciamento parassitario e violazione dei propri diritti di marchio.

Su queste basi, la ricorrente ha chiesto contro la resistente l’inibitoria urgente dall’uso del marchio “HAM” e del nome a dominio ham-burger.it, così come del lemma stesso “ham” nella denominazione sociale; l’oscuramento o comunque la rimozione dal web del sito internet; il sequestro di qualsivoglia insegna e/o prodotto che recasse il segno “ham”; la pubblicazione del provvedimento.

Ham s.r.l. si è difesa sostenendo che il proprio progetto fosse già definito e avviato, sotto l’aspetto commerciale e comunicazionale, da ben prima della registrazione del proprio marchio, ed in particolare sin dal 2010 (anno in cui uno dei fondatori e titolari aveva registrato i nomi a dominio contestati e iniziato, tramite una propria preesistente società, la promozione e vendita di hamburger di qualità). A tale epoca è stato fatto risalire dalla resistente anche l’uso di fatto del segno “ham”, eccepito come preuso, da solo ed in combinazione con altri segni. La resistente ha poi eccepito la debolezza per descrittività del marchio “ham holy burger” della ricorrente e, in ogni caso, la non confondibilità dei due rispettivi marchi. Ha, infine, contestato la tardività dell’iniziativa della ricorrente, che aveva inviato una prima diffida solo nel 2014 ed agito per ottenere rimedi urgenti nel 2015.

Sulla questione della forza del proprio marchio, Change Food ha replicato:

• che il nucleo del marchio stesso sarebbe costituito dalla parola “ham”, mentre la parole “holy burger” costituirebbero un semplice pay off;

• che, poiché nel caso specifico la parola “ham” indicherebbe non già il prosciutto, secondo il suo significato letterale, ma la carne bovina di fassona piemontese, vi sarebbe assenza di affinità concettuale tra il significato proprio della parola e i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio, indice del carattere “forte” di quest’ultimo.

Il Giudice ha, di fatto, riconosciuto le ragioni della resistente.

Sulla presunta concorrenza sleale, ha rilevato che i due progetti imprenditoriali sono partiti pressoché in contemporanea, e che la preventiva registrazione dei nomi a dominio da parte della Ham non è stata un’operazione di cybersquatting: più semplicemente, nella strutturazione del progetto, la ricorrente si è preoccupata di registrare subito il marchio, la resistente il nome a dominio.

Sulle questioni di marchio, ha giudicato che la pretesa di inibire l’uso del segno “ham” sulla base del marchio registrato “Ham holy burger” fosse destituita di fondamento. Secondo il Tribunale partenopeo, il termine “ham” è generalmente conosciuto presso il largo pubblico – anche quello che non ha familiarità con la lingua inglese – come parte iniziale della parola hamburger, termine entrato nell’uso comune anche della lingua italiana per indicare un medaglione di carne pressata. La parola “ham”, in altre parole, sarebbe evocativa non tanto o non solo del prosciutto (per chi conosce l’inglese), quanto, piuttosto, dello stesso hamburger, e ciò per la generalità dei consumatori. Pertanto, nel marchio “Ham holy burger” proprio le parole “holy burger”, che la ricorrente aveva caratterizzato come semplice pay off, costituiscono, invece, la parte qualificante (e che sola consente di ritenerne la novità rispetto ad altri usi della parola “ham”); alla parola “ham” come tale non sarebbe possibile accordare tutela. Di qui anche l’assenza di pericolo di confusione tra i segni delle due concorrenti.

Il Giudice, a margine, ha anche espresso perplessità sul tardivo avvio dell’iniziativa giudiziale da parte della ricorrente, ipotizzando che il contenzioso in atto fosse in realtà parte di “prove tecniche di misurazione reciproca delle posizioni”.

In conclusione, il Giudice ha rigettato le domande della ricorrente, condannandola alle spese del giudizio.

Ndr: il provvedimento qui commentato è un’ordinanza cautelare soggetta ad impugnazione, e in ogni caso contenente un accertamento sommario che potrebbe essere rovesciato nel giudizio ordinario