La CGUE sull’uso del marchio in forma diversa da quella in cui è stato registrato

Con sentenza dello scorso 25 ottobre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è pronunciata nella causa C-553/11 tra i tedeschi Bernhard Rintisch (“Rintisch”) e Klaus Eder (“Eder”) su un caso di uso effettivo del marchio in forma diversa da quella in cui esso è stato registrato, ma tale da non alterarne il carattere distintivo.

Questi i fatti. Rintisch, titolare dei marchi nazionali PROTI, PROTIPLUS e PROTI POWER, agiva per contraffazione contro Eder, titolare del marchio posteriore PROTFIT usato per prodotti analoghi. Rintisch fondava le proprie domande principalmente sul marchio PROTI, di cui però Eder eccepiva il non uso. Rintisch sosteneva invece di averne fatto uso utilizzando altre due denominazioni registrate PROTIPLUS e PROTI POWER, ma vedeva rigettate le proprie richieste in primo grado e in appello. (…)

La corte di cassazione tedesca (Bundesgerichtshof), investita della causa, rilevava innanzitutto che, ai sensi del diritto processuale tedesco, nella fase attuale del procedimento si doveva considerare come ammesso che: i) nonostante le modifiche che esse presentano rispetto al marchio PROTI, le denominazioni «PROTIPLUS» e «Proti Power» non alterano il carattere distintivo di tale marchio; e ii) il ricorrente aveva fatto un uso effettivo dei marchi PROTIPLUS e Proti Power prima della pubblicazione della registrazione del marchio Protifit avversario. In base alla normativa tedesca (art. 26 (3) della legge marchi tedesca, “MarkenG”), da ciò derivava che il marchio PROTI era stato oggetto di uso effettivo.

Il Bundesgerichtshof chiedeva tuttavia alla CGUE se tale normativa tedesca fosse conforme all’art. 10 (2)(a) della Direttiva 89/104/Cee relativa ai marchi di impresa (oggi 2008/95/CE), in base al quale è considerato uso effettivo di un marchio nello Stato Membro anche “l’uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato”. In particolare, la CGUE veniva chiamata a pronunciarsi su due questioni: i) se l’uso effettivo del marchio fosse confermato anche nel caso in cui la forma utilizzata in concreto – in questo caso PROTIPLUS e PROTI POWER invece di PROTI – fosse a sua volta registrata come marchio; ii) se l’art. 10(2)(a) consentisse o meno interpretazioni che ne escludessero l’applicabilità relativamente ai marchi cosiddetti “difensivi”, ovvero quei marchi registrati al mero fine di garantire o ampliare l’ambito di tutela di un altro marchio, che, per parte sua, è registrato nella forma in cui esso è utilizzato.

Quanto alla prima questione, la CGUE dà risposta affermativa rilevando che “non risulta affatto dalla formulazione letterale dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104 che la diversa forma in cui il marchio è utilizzato non possa anch’essa essere registrata come marchio. La sola condizione sancita da tale disposizione è infatti quella secondo la quale la forma utilizzata può differenziarsi dalla forma in cui tale marchio è stato registrato unicamente per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di quest’ultimo”. Sul secondo punto, la CGUE conferma che nulla consente di attribuire all’art. 10(2)(a) un’interpretazione in grado di escluderne l’applicazione anche “ad un marchio «difensivo» la cui registrazione ha mera finalità di garantire o ampliare l’ambito di tutela di un altro marchio, che, per parte sua, è registrato nella forma in cui esso è utilizzato” . Ciò in quanto “l’intenzione soggettiva che presiede alla registrazione di un marchio è del tutto irrilevante per l’applicazione di detta disposizione”.