Il TUE sull’uso commerciale del nome a dominio
Con sentenza dello scorso 14 maggio nelle cause riunite T-321/11 e T-322/11, il Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) ha stabilito che la semplice registrazione di un nome a dominio non può costituire valido motivo di opposizione alla successiva domanda di registrazione di un identico marchio comunitario, qualora il nome a dominio non sia “utilizzato nella normale prassi commerciale”.
Questi i fatti. Il Sig. Raffaello Morelli (“Ricorrente”) e l’associazione politica Federazione dei Liberali (“AFL”), titolari del nome a dominio “partitodellaliberta.it” (il “Nome a Dominio”), avevano proposto opposizione contro le posteriori domande di registrazione, da parte rispettivamente della “Associazione Nazionale Circolo del Popolo della Libertà” e della Sig.ra Michela Vittoria Brambilla, del marchio comunitario denominativo “PARTITO DELLA LIBERTA’” e del corrispondente segno figurativo (i “Marchi”). In particolare, il Ricorrente e l’AFL affermavano di avere fatto uso commerciale e non puramente locale del Nome a Dominio, ciò che fondava l’opposizione ai sensi dell’art. 8(4) del Regolamento 207/2009 sul marchio comunitario: in base a tale norma, infatti, l’esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un segno diverso da un marchio legittima l’opposizione se, tra l’altro, tale segno viene “utilizzato nella normale prassi commerciale”.
Entrambe le opposizioni venivano rigettate dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (“UAMI”) sull’assunto che la semplice registrazione di un nome a dominio non era sufficiente a far nascere un titolo suscettibile di conferire al titolare una tutela in virtù dell’art. 8(4) del Regolamento 207/2009”. Nel caso di specie, l’UAMI ha ritenuto che il Ricorrente e l’AFL non avessero fornito alcuna prova di un tale uso del Nome a Dominio in quanto: a) non era chiaro come la semplice visibilità di un sito web potesse costituire uso nella normale prassi commerciale e b) di fatto il Nome a Dominio corrispondeva a un sito web fittizio di semplice redirect al website www.liberali.it, unico portale ad esporre reali contenuti.
Il TUE, adito dal Ricorrente, ha confermato nella totalità le motivazioni dell’UAMI. In particolare, secondo il Tribunale gli opponenti avrebbero dovuto fornire prova che il Nome a Dominio veniva effettivamente utilizzato nell’ambito di un’attività commerciale “finalizzata a un vantaggio economico e non nell’ambito privato”. Infatti, “la sola registrazione del nome a dominio costituisce un’operazione tecnica volta unicamente a permettere al suo titolare di utilizzarlo sulla rete internet per un lasso di tempo determinato”, ciò che non è sufficiente, secondo il TUE, a provarne l’utilizzo commerciale, “in assenza di elementi concreti che dimostrino che tale è il caso”.
Richiamandosi più volte alla decisione Anheuser-Busch della CGUE (di cui abbiamo parlato qui in questo blog), i giudici ricordano che l’utilizzo commerciale richiesto deve essere “sufficientemente significativo” e avere un’ “estensione geografica non puramente locale”, tenuto conto della “durata e dell’intensità dell’uso di tale segno in quanto elemento distintivo per i suoi destinatari”. Tutte circostanze di cui, secondo il TUE (così come secondo l’UAMI), difettava la prova da parte di Ricorrente e AFL, che si sarebbero limitati ad allegare articoli di giornale sulla semplice esistenza del website e pagine del portale irrilevanti per contenuto – es. contenenti la presentazione di un programma politico – e comunque successive alle domande di registrazione dei Marchi.
Quanto al redirect dal sito del Nome a Dominio a un altro portale, tale meccanismo per il TUE contribuiva a dimostrare che il secondo fosse in realtà l’unico portale operativo, “poiché diversamente dal sito internet «www.partitodellaliberta.it» esso presentava un proprio contenuto”. Nel caso di specie, quindi, neppure il meccanismo di reindirizzamento valeva a dimostrare l’utilizzo del Nome a Dominio nella normale prassi commerciale.